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La Vespa come opera di disegno industriale: la Piaggio ottiene il riconoscimento dai giudici torinesi

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La forma della Vespa, nel corso dei decenni, ha acquisito talmente tanti riconoscimenti dall’ambiente artistico (e non meramente industriale), da diventare un’icona simbolo del costume e del disegn artistico italiano. Questi plurimi ed eccezionali riconoscimenti da parte di numerosi ed importanti istituzioni culturali, che annoverano la Vespa tra le espressioni più rilevanti del design, confermano il suo carattere creativo ed il suo valore artistico.

Ciò è affermato dal Tribunale di Torino nella sentenza depositata il 6 aprile 2017, con la quale viene riconosciuto lo storico modello come opera di disegno industriale.

Il contenzioso ha avuto inizio quando le società cinesi Zhejiang Zhongneng Industry Group e Taizhou Zhongneng Import And Export Co, attive nella produzione e commercializzazione di motocicli, hanno convenuto in giudizio la Piaggio & C. s.p.a., con riferimento a tre modelli di scooter da esse prodotti, ossia quelli denominati "Cityzen", "Revival" e "Ves".

Alla fiera Eicma dell’ottobre 2013, a seguito di esposto-denuncia presentati da Piaggio & C. s.p.a., le società cinesi avevano subito il sequestro dei tre modelli indicati.

La Piaggio aveva agito azionando contro di loro il proprio marchio italiano tridimensionale "figura di scooter", depositato il 7 agosto 2013 e registrato il 29 agosto 2013 per le classi 12 (scooter) e 28 (modellini di scooter), marchio rivendicante la priorità costituita dal marchio comunitario tridimensionale, depositato il 25 marzo 2013 e registrato il 16 gennaio 2014 (dopo aver subito un rifiuto provvisorio per carenza di capacità distintiva, superato a seguito di osservazione e documentazione trasmesse dalla Piaggio, sulla base del secondary meaning).

Le società cinesi hanno sostenuto che i loro modelli non costituiscono contraffazione del marchio tridimensionale Piaggio. Hanno poi proposto domanda di accertamento della nullità del marchio tridimensionale registrato Piaggio, osservando che:

  • il marchio registrato Piaggio è anticipato dai diritti anteriori costituiti dai modelli delle attrici, con conseguente assenza di novità;
  • il marchio tridimensionale registrato Piaggio è nullo per carenza di capacità distintiva, poiché si tratta di forma che presenta unicamente le caratteristiche basilari tipiche delle forme di scooter comunemente presenti nel settore;
  • le tre caratteristiche ritenute distintive indicate dalla Piaggio in quanto rimaste costanti nel tempo (la lettera X tra le bombature laterali e il sottosella; la forma ad Ω rovesciata nel raccordo fra sella e pedana; la "freccia" nello scudo frontale) non sono specificamente rivendicate nel marchio Piaggio (che copre una forma complessiva e generica di scooter),
  • tali caratteristiche non sono visibili e non appaiono comunque avere capacità distintiva;
  • la forma così individuata si è volgarizzata nel tempo.

Le attrici hanno inoltre sostenuto la nullità del marchio Piaggio come marchio di forma anche ai sensi dell’art. 9 CPI, perché:

  • quella registrata è una forma standardizzata di scooter, con conseguente monopolio sulla forma naturale dello scooter;
  • le caratteristiche della forma registrata sono necessarie da un punto di vista tecnico-funzionale;
  • si tratta di forma che dà un valore sostanziale al prodotto, cioè che da sola può influenzare la scelta d’acquisto del consumatore.

La Piaggio & C. s.p.a. ha contestato le domande attoree, osservando che:

  • la forma della "Vespa", sin dalla sua immissione sul mercato, è stata riconoscibile come segno distintivo indicatore della provenienza del prodotto: marchio tridimensionale di fatto tutelato dall’art. 2598, n. 1, cod. civ., marchio non titolato ex art. 2, comma 4, CPI e oggi marchio nazionale registrato e marchio comunitario;
  • la Vespa costituisce anche opera del design industriale tutelata dal diritto d’autore ex art. 2, comma 10, L.A.;
  • nei decenni la Vespa ha subito diversi sviluppi, pur rimanendo sempre espressione della creazione originaria, e tale sviluppo si è tradotto in diversi modelli costituenti una elaborazione della creazione originaria, ex art. 4 e 18, comma 2, L.A.;
  • tale opera ha indubbiamente carattere creativo e valore artistico, essendo diventata una vera e propria icona grazie al riconoscimento collettivo nel mercato e negli ambienti artistici;
  • va respinta la contestazione attorea di novità e di carenza di distintività, considerato che il diritto della Piaggio sulla forma distintiva della Vespa risale al 1945/1946;
  • vanno respinti i profili di cui all’art. 9 CPI;
  • va escluso che la forma della Vespa si sia volgarizzata, considerato che degli scooter di terzi, ai quali accennano le attrici, non è provata nè la commercializzazione in Italia, né la somiglianza con la Vespa, e che alcuni sono successivi ai modelli della Vespa del 1990, 1996 ed LX del 2005.

In via riconvenzionale, la convenuta ha poi sostenuto che, attraverso i tre citati modelli di scooter delle società attrici, queste hanno commesso violazione del diritto d’autore e contraffazione di marchio, presentando tali modelli gli stessi elementi formali della Vespa e la sua idea caratterizzante, ed anche concorrenza sleale per confondibilità, appropriazione di pregi e scorrettezza nel praticare prezzi particolarmente ridotti.

Il Tribunale, nell’esaminare tutti i profili sopra evidenziati, sulla base della CTU depositata nella causa, ha svolto le seguenti considerazioni nella sentenza in esame.

Novità del marchio italiano tridimensionale "figura di scooter" depositato dalla Piaggio il 7 agosto 2013 e registrato il 29 agosto 2013

Tutte le produzioni di parte attrice, pur essendo anteriori alla data di deposito del marchio Piaggio (2013), sono tutte posteriori alla data (2005) di commercializzazione del modello Vespa LX che è rappresentato nei suoi tratti essenziali dal marchio Piaggio e che costituisce quindi (dal 2005) un marchio di forma di fatto che (nell’ipotesi di capacità distintiva) sposta a tale anno la valutazione di un’anteriorizzazione o meno del marchio.

Pertanto,  … il marchio registrato Piaggio del 2013 corrisponde nelle sue linee essenziali al modello Vespa LX del 2005.

Marchio registrato  Vespa LX

 

La diffusione anteriore del modello Vespa LX consente di retrodatare il marchio Piaggio al 2005 nel caso in cui si sia trattato di un "uso anteriore notorio"Secondo la giurisprudenza, può parlarsi di uso "notorio" generale del marchio (che è concetto diverso da quello di marchio rinomato) nel caso di conoscenza effettiva del medesimo da parte del pubblico dei consumatori interessati.

Si vedano, per esempio:
- Trib. Bari, sez. IV, 29 dicembre 2005: "Il fatto costitutivo del diritto all'uso esclusivo del marchio di fatto non va individuato nel semplice uso, ma piuttosto nella notorietà acquisita dal segno, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico dei consumatori interessati, alla luce della  lettera della legge, che chiaramente distingue tra " uso precedente" del segno che importa " notorietà" dello stesso e uso precedente che non importa una tale notorietà. Orbene, il legislatore, in tema di marchio di fatto, ha distinto ponendo da un lato l'ipotesi che il preuso del marchio di fatto non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, e dall'altro lato l'ipotesi che invece il preuso importi notorietà generale. A tal proposito il legislatore medesimo ha statuito che quando a registrare un marchio uguale o simile sia un terzo, nel caso di uso che abbia comportato notorietà puramente locale la novità del marchio registrato dal terzo non sia esclusa e, quindi, la registrazione sia valida; allorquando invece il preuso abbia determinato notorietà generale del marchio, il marchio registrato dal terzo è privo di novità e per ciò stesso nullo";
- Trib. Bari, sez. spec. impresa, 23 settembre 2016, n. 4770: "L'elemento che qualifica il preuso non meramente locale del marchio di fatto, quale circostanza impeditiva della novità del segno, è la notorietà, particolarmente intensa, la quale è qualcosa di diverso dalla mera conoscenza del marchio, o dalla acquisizione di concreta valenza distintiva, e corrisponde ad un diffuso radicamento della forza distintiva del segno in relazione al pubblico di riferimento"). -Tribunale Milano Sez. spec. Impresa 23 febbraio 2016 n. 2344. "In tema di proprietà industriale, in materia di azione avente a oggetto l'accertamento della nullità del segno registrato - che differisce dall'azione di accertamento negativo di contraffazione - grava in capo alla parte attrice l'onere di fornire, a tale fine, non solo la prova del preuso, ma anche quella di un preuso qualificato dalla notorietà non puramente locale, con effetti distruttivi della novità. (Nel caso di specie le scarne risultanze documentali, rappresentate dalla presenza di alcune fatture comprovanti la commercializzazione del prodotto con il segno in contestazione nei confronti di un numero ridotto di clienti e in una ristretta area territoriale, circoscritta a una sola regione, hanno escluso che l'uso possa considerarsi qualificato da notorietà o da notorietà non meramente locale)".

 

Capacità distintiva del marchio Piaggio

La capacità distintiva del marchio registrato Piaggio deriva dalla costante presenza, negli scooter Vespa sin dalle origini (1945) di quattro caratteristiche individualizzanti:

  • la forma a freccia dello scudo frontale: lo scudo frontale ha una parte inferiore inclinata rispetto alla parte superiore, in modo che il suo profilo laterale complessivo si presenti conformato come un segno a freccia approssimativamente simmetrica;
  • la forma ad Ω rovesciata: il sottosella a sbalzo firma un segni ad arco di cerchio che raccorda la sella e la pedana;
  • la forma ad X (che si lega alla bombatura della scocca a forma di goccia): la scossa presenta bombature a firma id goccia nella parte posteriore, che nel loro complesso rendono la parte posteriore della scocca somigliante all’addome di una vespa. E i due profili della parte anteriore della bombatura e del sottosella presentano un motivo complessivo caratterizzante avente curve a concavità opposte, che formano un segno simmetrico a forma di lettera X;
  • la sagoma posteriore della scocca, appunto: e cioè le due guance sagomate "a goccia" allungata posteriormente che coprono, da sempre, sostanzialmente con le medesime caratteristiche, il motore dello scooter.

Queste quattro caratteristiche delineano in modo individualizzante la complessiva forma della Vespa oggetto del marchio tridimensionale registrato, ne costituiscono il "cuore", chiaramente visibile (anche solo dall’esame dei disegni oggetto della registrazione) ed originale, e la distinguono dagli altri scooter in commercio, determinando la sua riconducibilità al produttore Piaggio.

Né è fondata la tesi delle attrici secondo la quale tale forma, così delineata, avrebbe perduto capacità distintiva, volgarizzandosi, per essere stati immessi sul mercato da altri produttori scooter dotati delle stesse forme di base della Vespa, con conseguente perdita di carattere distintivo di queste ultime. Si osserva, infatti, ... che gli scooter "storici", d’epoca, quand’anche si ritenga che presentino, taluni di essi, le citate caratteristiche distintive della Vespa, sono ormai usciti dal mercato da decenni e non inficiano o diluiscono il carattere individualizzante dei modelli Vespa, che hanno continuato ad esistere con diffusione notevolissima sul mercato sino ad oggi.

 

Profili di nullità ex art. 9 CPI del marchio Piaggio come marchio di forma

Forma imposta dalla natura stessa del prodotto

L’ampia divulgazione nel mondo delle forme più disparate di scooter dimostra, senza ombra di dubbio e senza necessità di ulteriori argomentazioni, che la forma del marchio Piaggio non è l’unica possibile forma di scooter e quindi non è imposta in modo esclusivo dalla natura stessa del prodotto.

Forma necessaria per ottenere un risultato tecnico

Le caratteristiche della forma della Vespa non svolgono una specifica funzione tecnica, o meglio l’eventuale effetto tecnico che esse comportano può essere raggiunto con altre forme, ugualmente utili, per cui la forma Piaggio non è "esclusivamente" dettata da una esigenza tecnica.

Forma che dà valore sostanziale al prodotto

Sebbene il design Piaggio sia attraente, esso non è tuttavia l’unica caratteristica che determina la motivazione d’acquisto del consumatore che, pur essendo certamente influenzato dalla sua estetica, non è di sicuro portato a decidere l’acquisto esclusivamente in base a questa, ma bensì in base ad altre considerazioni tecniche e funzionali.

 

Contraffazione del marchio Piaggio

Il CTU ha esaminato i tre modelli di scooter prodotti dalle attrici, Cityzen, Revival e Ves, ed ha accertato che solo il terzo costituisce contraffazione del marchio registrato Piaggio.

Scooter Ves

Questo modello è quello - a parere del CTU - che in effetti fornisce un’impressione globale che richiama il marchio Vespa in esame.

Scendendo nei particolari, si notano le tre caratteristiche identificanti, secondo Piaggio, il marchio Vespa qui considerato, ovvero le forme ad Ω rovesciata, ad X e la freccia. In più, il carter posteriore presenta, in modo simile alla Vespa LX, una conformazione "a goccia" allungata posteriormente, anche se in modo leggermente meno accentuato rispetto alla Vespa LX. Altri elementi comuni sono il faro anteriore circolare, gli specchietti retrovisori circolari, il profilo della sella, l’elemento sporgente applicato al parafango anteriore e la presenza di un tunnel centrale sulla pedana poggiapiedi.

Vi sono ovviamente anche elementi di differenziazione, i principali dei quali vanno visti nella presenza di portapacchi anteriore e posteriore, nella presenza di protezioni tubolari sul parafango anteriore e sul carter posteriore, nonché di un faro posteriore conico e sporgente dalla carrozzeria. Il consumatore medio, pur essendo "attento", tende a considerare i portapacchi come accessori che vengono solitamente installati dall’utente dopo l’acquisto e tende a trascurare, per la loro scarsa visibilità, le protezioni tubolari del parafango e del carter. L’unico elemento distintivo rilevante risulta il faro posteriore, ma - come evidenziato dal CTU - tale elemento distintivo non è sufficiente per allontanare il consumatore dall’impressione generale di richiamo del marchio Vespa, ovvero della Vespa LX.

Inoltre, il marchio denominativo (Ves parte iniziale di Vespa) dimostra la precisa volontà di trarre indebito vantaggio dalla rinomanza e notorietà del marchio e dei prodotti della Piaggio.

Dalla precisa analisi del CTU emerge che il modello Cityzen non presenta le caratteristiche distintive del marchio Vespa, che il modello Revival ne riporta alcune, ma presenta altresì notevoli differenziazioni estetiche rispetto al marchio Piaggio, idonee a rendere la forma Revival non confondibile con tale marchio, e che, invece, il modello Ves è molto simile alla forma Vespa, costituendone contraffazione, perché le limitatissime differenze sono poco percettibili e non escludono la confondibilità.

Pertanto, va ritenuta accertata la contraffazione del marchio registrato (italiano e comunitario) della Piaggio da parte del modello Ves prodotto dalle attrici. Tale produzione comporta anche concorrenza sleale, considerata la confondibilità del modello attoreo Ves con la forma della Vespa e rilevato che tale confondibilità è accresciuta dall’uso della denominazione "Ves", chiaramente tendente ad agganciarsi alla denominazione dello scooter Vespa.

 

Violazione del diritto d’autore

Deve essere accolta la domanda riconvenzionale della Piaggio di violazione del diritto d’autore ad opera del modello Ves delle attrici.

Si osserva che, ai sensi dell’art. 2, punto 10, L.A., sono comprese nella protezione del diritto d’autore "le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico".

La forma della Vespa, caratterizzata dagli elementi sopra accertati, è senz’altro nata come oggetto di design industriale. Tuttavia, nel corso dei decenni, ha acquisito talmente tanti riconoscimenti dall’ambiente artistico (e non meramente industriale), che ne ha celebrato grandemente le qualità creative e artistiche, da diventare un’icona simbolo del costume e del disegn artistico italiano. Ciò emerge dalle produzioni documentali della convenuta: innumerevoli pubblicazioni, mostre, premi e riconoscimenti; esposizione presso le collezioni permanenti di prestigiosi musei, quali la Triennale di Milano e il MOMA di New York ed altri in tutto il mondo; presentazioni continue in occasione di fiere, convention o eventi; innumerevoli presenze anche in film, pubblicità, fotografie, che hanno come protagonista un mito; ecc..

Questi plurimi ed eccezionali riconoscimenti da parte di numerosi ed importanti istituzioni culturali, che annoverano la Vespa tra le espressioni più rilevanti del design, confermano il suo carattere creativo ed il valore artistico.

Ed infatti il carattere creativo ed il carattere artistico di un’opera di design vengono evidenziati e debbono essere valutati alla stregua del riconoscimento collettivo di mercato e degli ambienti artistici, considerando il successo di critica, il conferimento di premi, la presenza nei musei, la partecipazione a mostre, la diffusione di pubblicazioni sulle riviste.

In tal senso, per es.: Cass. civ., sez. I, 13 novembre 2015 n. 23292 ("Il valore artistico di un'opera del disegno industriale costituisce un elemento, pur non suscettibile di definizione onnicomprensiva, che, unitamente al carattere creativo, conferisce al prodotto un valore diverso ed aggiunto rispetto a quello della sua mera funzionalità. con conseguente possibilità di usufruire della tutela del diritto d'autore, la cui sussistenza va accertata dal giudice di merito, di volta in volta, in relazione alle peculiarità di ciascuna fattispecie, alla stregua di parametri di riferimento il più possibile obiettivi, quali: il riconoscimento che l'oggetto ha ricevuto da parte degli ambienti culturali ed istituzionali sulla sussistenza delle qualità estetiche ed artistiche, così collocandosi nella c.d. fascia alta del design, che si manifesta tramite l'esposizione in mostre e in musei, la pubblicazione in riviste specializzate non a carattere commerciale, la partecipazione a manifestazioni artistiche, l'attribuzione di premi, gli articoli di critici esperti del settore…"); Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 2015, n. 22118.

 

Alla luce delle suddette considerazioni, il Tribunale di Torino:

  • ha respinto la domanda attorea di accertamento e dichiarazione della nullità del marchio italiano tridimensionale Piaggio;
  • ha accolto le domande attoree di accertamento che la produzione e commercializzazione dei modelli di scooter attorei denominati Cityzen e Revival non costituiscono contraffazione dei marchi italiano e comunitario registrati della Piaggio;
  • ha accolto la domanda riconvenzionale della convenuta Piaggio di contraffazione di marchio, di violazione del diritto d’autore e di concorrenza sleale limitatamente al modello Ves delle attrici.

Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale della Piaggio di condanna delle società cinesi al risarcimento dei danni per la contraffazione predetta, non essendo stato provato che tali società abbiano concretamente commercializzato in Italia il modello Ves di scooter e che, quindi, la Piaggio abbia subito un concreto danno a seguito della produzione del modello attoreo Ves, il danno non può essere liquidato, neppure in misura equitativa.