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Il marchio di rinomanza viene sdoganato dalla somiglianza tra i segni

Scritto da Stefano Sandri Il .

Credo che nessuno – guardando di sfuggita e non osservando con attenzione – potrà negare una somiglianza tra i due segni qui rappresentati:

oggetto della sentenza recentissima del Tribunale Generale comunitario (T-398/16, 16/01/2018). Il marchio della Starbucks per caffè fa un po’ parte dell’immaginario collettivo e lo abbiamo visto anche in Italia dove ha cominciato ad aprire direttamente caffetterie con la sua brava insegna.

Ma qui non è in questione l’intensità dei nostri ricordi. Siamo, infatti, in presenza di quella che il Nobel Daniel KANHEMAN nella sua straordinaria dimostrazione in Pensieri lenti e veloci (2017) ha chiamato un caso di sistema intuitivo, per distinguerlo da quello razionale che dovrebbe nella nostra mente governare le reazioni e le scelte consapevoli del consumatore. Dovrebbe, ma che invece, come dimostrano le evidenze delle neuroscienze, è strettamente interconnesso con il primo molto più di quanto si crede, un sistema fatto di segnali reconditi, esperienze imprecise, rumori di fondo (se sento pronunciare il mio nome in un party, girerò la testa, senza rendermene conto, verso la direzione da cui proviene; se riprendo la bici dopo qualche anno, non dovrò imparare di nuovo come si fa per non cadere).

Nel caso in esame, è probabile che se domandassimo al nostro interlocutore dove, come e quando si è formato il suo ricordo sul segno Starbucks  ne otterremmo delle risposte vaghe o imprecise, “a naso”. Tutto questo, nel diritto di marchi, si riversa nel concetto di impressione globale, al quale la sentenza fa espresso e deciso riferimento, rinviando alla sua giurisprudenza in cui la percezione del consumatore rappresenta l’elemento fondante di quella impressione: The perception of the marks by the average consumer of the goods or services in question plays a decisive role in the global assessment of that likelihood of confusion” (§ 45).

Di conseguenza, la sentenza rovescia, nel caso in esame, l’accertamento negativo della confondibilità fatta dall’EUIPO, cui contesta decisamente il metodo analitico e parcellizzante seguito nell’analisi visuale, fonetica e concettuale dei due marchi in comparazione, per arrivare solo alla fine ad una valutazione globale, quasi per necessità conseguente (§ 48). L’esame dei singoli componenti – conferma il Tribunale – deve essere condotto as a whole, come tutto, come nell’esempio, che mi è caro, di un quadro di ARCIMBOLDO in cui pere, mele e ortaggi vari non impediscono di riconoscere un ritratto dell’Arciduca Rodolfo II (e che ho scoperto è stato anche oggetto di un saggio semiotico, nientemeno che di Roland BARTHES).

Per il Tribunale l’impressione generale del marchio viene prima di ogni altra indagine: da essa si identifica il pubblico rilevante, il rischio di confusione. L’esame strutturale del marchio presiede alla valutazione del suo gradiente di distintività e ad esso vanno ricondotti tutti gli elementi, fatti e situazioni rilevanti nel caso, nelle loro interconnessioni, dipendenze e dominanze (§ 52), al punto  da travolgere qualsiasi differenza visiva, semantica o fonetica e lo stesso principio dell’interdipendenza (che personalmente, nella ripetitività con cui viene applicato, ritengo sopravalutato e mistificato). In questo, la sentenza va dritta come un treno e smantella una dopo l’altra tutte le argomentazioni portate a sostegno della dissomiglianza visiva, fonetica e concettuale.

Ma come arrivare a designare, comprendere, descrivere, in ultima analisi, identificare questa famosa impressione globale, o generale? E qui il Tribunale scopre l’importanza di ricercare il‘messaggio’ che l’impresa vuole trasmettere al suo target e che diviene la cerniera del link associativo : “the relevant public will associate the earlier marks and the mark applied for with the concept of a ‘coffee house’ “(§64). Dunque, “caffetteria”, che non sarà gran che originale, ma che può essere così tradotto: “ ecco qui una caffetteria Starbucks, non ti confondere”. A prescindere che l’immagine di una nota musicale o di una sirena possano essere, di per sé, autonomamente distintivi.

La sentenza arriva in tal modo – finalmente, direi – anche se inconsapevolmente (atro esempio di intelligenza intuitiva), a riconoscere nei giudizi di confondibilità la pregiudizialità della corretta identificazione della forma del marchio nelle singole fattispecie, problema al quale ho dedicato una ricerca apposita (Conoscere e riconoscere l’identità delle forme nella proprietà intellettuale, in Riv. Dir.Ind., I,  2014/2) che non mi pare abbia suscitato particolare attenzione, tranne in Cina dove è stato tradotto.

La presa in considerazione del link associativo porta con indiscutibile coerenza il Tribunale a proporre un’interpretazione molto interessante e avanzata del marchio di rinomanza, istituto che, anche nel nostro CPI, letteralmente presuppone l’identità o somiglianza tra i segni. Riprendendo un suo stesso precedente, la sentenza marca a chiare lettere una linea di confine tra la norma dell’impedimento alla registrazione per assenza di un minimo di distintività (art.7, (1), (b), oggi art.8, (1), (b) nel Regolamento UE 2017/1001, e quella della tutela allargata del marchio di rinomanza, l’art. 8, 5, stesso Regolamento. La ratio delle due disposizioni – ribadisce il Tribunale – è diversa, con argomentazioni del tutto condivisibili. Può darsi, quindi, anche il caso che si pervenga alla conclusione della non confondibilità tra i segni, sotto il profilo dell’impedimento relativo, ma questo non è preclusivo dell’applicazione dell’art. 8. 5. Stante il legame associativo come sopra identificato, l‘applicazione della norma  comporterà quindi, per questo solo motivo giuridico, l’illecito sfruttamento da parate del contraffattore della notorietà/reputazione  del marchio del concorrente. Ha sbagliato pertanto la Commissione nell’aver rifiutato l’esame di questo claim unicamente perchè ha ritenuto che i marchi fossero dissimili (§ 86).

Mi pare per concludere che questa pronuncia segni un cauto, ma significativo avvicinamento al Weltleben, al mondo della vita, o se credete, più semplicemente al buon senso imposto dalla realtà.

 

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