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L’ultima leggenda metropolitana: i marchi di posizionamento

Scritto da Stefano Sandri Il .

La leggenda metropolitana si trascina da anni: i marchi di posizionamento avrebbero un loro valore distintivo, per aver indicato nella domanda di registrazione dove si applica il segno sul prodotto.

Tutto cominciò quando i tedeschi si inventarono, appunto, i Positionmarke, pretendendo che l’dea di scegliere dove mettere il marchio fosse meritevole di una tutela esclusiva, come nel caso famoso delle forbici che qui ricordo (Rote punkte):

In proposito, scrivevo più di quindici anni fa (I marchi non-convenzionali, pag. 117, 2002):”Il marchio di posizionamento sarebbe costituito dal modo e tipo particolare di aggiungere od accordare un segno a un prodotto.” Ma aggiungevo che la loro ammissibilità doveva rispondere “ai requisiti dell’indipendenza, distintività e rappresentabilità grafica”.

Sono passati più di dieci anni, eppure c’è ancora qualcuno che ci prova. Ecco allora che nientemeno che la Coin, (decisione EUIPO R 2151/2016-5, 04/09/2017) ha tentato di registrare questo segno

descrivendolo come un marchio di posizione che consisterebbe nella posizione di una piccola pietra di colore rosso, di forma circolare, incastonata nella superficie interna laterale di un anello come riportato in figura.

Ora, non basta evidentemente assumere che i marchi in questione siano una categoria speciale, per essere ritenuti esenti dal rispetto di avere, comunque, una loro capacità distintiva e di essere percepiti non come una ornamentazione accessoria, del prodotto, ma come un segno indipendente dallo stesso o dalla sua forma. Indipendenza critica perché – come sappiamo dalla giurisprudenza sui marchi di forma – i consumatori non sono, di norma, abituati a fare questa distinzione.

L’azienda richiedente di fronte al rifiuto dell’esaminatore, che non aveva trovato nulla di speciale nella pensata e che aveva rilevato che nel mercato della gioielleria l’dea non si distanziava più di tanto dal noto e in uso, si è arrampicata sugli specchi con vari argomenti: la pietra del rubino rivestirebbe una funzione ornamentale/estetica (sic!), il colore rosso sarebbe particolare, così come la posizione, e comunque ci sarebbe un secondary meaning.

Il Tribunale rigettava facilmente queste e altre argomentazioni di merito, per negare la distintività al marchio contestato sotto il profilo della mancata distintività.

La cosa interessante però è la presa di posizione dell’EUIPO, posta a base preliminare di questa conclusione, proprio sul tema dei marchi di posizionamento, richiamandosi integralmente alla sentenza della Corte di giustizia C-429/10, STRUMPF), quella, per capirci,  del calzino con la punta arancione

Dice, infatti, il Tribunale: “...si deve osservare che il RMUE e il REMUE non menzionano i “marchi di posizione” come particolare categoria di marchi. Tuttavia, dal momento che l’articolo 4 RMUE non contiene alcun elenco esaustivo dei segni atti a costituire marchi comunitari, tale circostanza è irrilevante quanto al carattere registrabile dei “marchi di posizione”. Risulta inoltre che i “marchi di posizione” si avvicinano alle categorie dei marchi figurativi e tridimensionali, in quanto hanno ad oggetto l’applicazione di elementi figurativi o tridimensionali alla superficie di un prodotto. Tuttavia, la qualificazione di un “marchio di posizione” quale marchio figurativo o tridimensionale o quale categoria specifica di marchi, è irrilevante nell’ambito della valutazione del suo carattere distintivo” (§10).

Per giudicare della registrabilità di un marchio di posizionamento non conta dunque la qualificazione del segno di cui trattasi come segno figurativo, tridimensionale o di altro genere, bensì il fatto che esso si confonde con l’aspetto del prodotto designato. (§27). Si deve di conseguenza verificare se il marchio richiesto si confonda con l’aspetto del prodotto designato o se sia, al contrario, indipendente da questo Il caso ADIDAS insegna). Più chiaro di così.

Il bello è che neanche l’ultima versione delle Guidelines sembra porsi il problema, inserendo i marchi  i posizionamento (Parte B, Sezione 4) tra i vari tipi di marchi registrabili, accreditando così ancora una volta la sensazione della loro inerente legittimità.

Tutto chiaro, diremmo dunque, eppure... sono sicuro che presto vedremo un altro capitolo della leggenda metropolitana.

 

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