Tendenze e sviluppi

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Opposizione marchi

Tendenze e sviluppi

I CASI DELLA P.I.
Rassegne di giurisprudenza, curate dalla redazione di Marchi e Brevetti Web, sulle principali fattispecie del Codice della Proprietà Industriale e della Legge sul Diritto d'Autore


CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE


Capacità distintiva del patronimico

Affinchè un marchio sia registrabile è necessario che sia dotato di capacità distintiva.

Tale requisito mira a garantire che un segno sia idoneo a collegare il prodotto o il servizio contraddistinto come proveniente da un determinato imprenditore.

L’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, stabilisce:
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:
a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
”.

Oltre alle ipotesi di assenza di distintività espressamente previste dall’articolo 13 (“segni divenuti di uso comune” e “denominazioni generiche di prodotti o servizi o indicazioni descrittive”), dottrina e giurisprudenza hanno individuato diverse categorie particolari di segni, che pur non essendo di “uso comune”, pur non essendo “generici o descrittivi”, sono ritenuti, nelle percezione del pubblico di riferimento, privi di capacità distintiva.

Tra queste categorie rientra quella dei cognomi particolarmente diffusi, per cui il cognome da solo non è idoneo ad indentificare un determinato imprenditore e, pertanto, non è registrabile.
Per quanto riguarda i patronimici, ossia i marchi composti da prenome e cognome, secondo la giurisprudenza dominante, è il cognome ad avere, di regola, maggiore capacità distintiva rispetto al nome di battesimo.
[...]

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Contitolarità del diritto di proprietà industriale

L’ art. 6 del Codice della proprietà industriale, nel disciplinare l’ipotesi di contitolarità di un diritto di proprietà industriale (“Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti”), ha disposto, al comma 1, un rinvio alla disciplina codicistica, stabilendo che “le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili”.

Nell’applicare le norme codicistiche (artt. 1100 e ss. cod. civ.) sulla comunione ai diritti di proprietà industriale, non si può comunque non tenere conto delle peculiarità dei diritti sui beni immateriali.

In caso di diritto appartenente a più soggetti, la presentazione della domanda di brevetto o di registrazione, la prosecuzione del procedimento di brevettazione o registrazione, la presentazione della domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, la presentazione della traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso o mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri procedimenti di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti nell'interesse di tutti (art. 6, comma 1-bis, c.p.i., introdotto con il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131). [...]

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Contraffazione per equivalenti

La contraffazione di brevetto per equivalenti è prevista, con riferimento alle invenzioni, nel comma 3-bis dell’art. 52, D.Lgs. n. 30 del 2005 (a seguito della modifica apportata dal D.Lgs. n. 131 del 2010).

L’art. 52 (Rivendicazioni) C.P.I. stabilisce:

“1. Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.

2. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.

3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.”.

Il comma 3-bis citato, nel disciplinare in modo espresso la fattispecie della contraffazione per equivalenti, ha mutuato la regola di cui al Protocollo di interpretazione dell’art. 69 della Convenzione sul brevetto europeo (ossia la norma sull’interpretazione dei brevetti europei, che già costituisce la matrice dei comma 2 e 3 dell’art. 52 c.p.i.), introdotta con la revisione della Convenzione effettuata a Monaco il 29 novembre 2000 (cd. EPC 2000). [...]

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Esaurimento del diritto di proprietà industriale

Le facoltà esclusive attribuite dal D.Lgs. n. 30/2005 al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti dal diritto in questione vengono messi in commercio, dal titolare o con il suo consenso, nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.

Tale limitazione dei poteri del titolare non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare, quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

Il principio di esaurimento così formulato rappresenta una regola generale dei diritti di proprietà industriale secondo cui, una volta che un bene viene messo in commercio nel territorio dello Stato (o nel territorio comunitario o dello Spazio Economico Europeo), il titolare di uno o più diritti di proprietà industriale su quel bene specifico perde le relative facoltà di privativa.

Il principio trova applicazione quando:

- l’immissione del bene in commercio avviene per mano diretta del titolare

- l’immissione del bene in commercio avviene con il consenso del titolare, quindi, ad esempio, per il tramite di un licenziatario.

Il principio di esaurimento limita pertanto l’esclusiva, nel senso che questa non si estende agli atti successivi alla prima immissione in commercio legittima del bene. Si parla di esaurimento del diritto ma in realtà tale effetto si produce solo relativamente alle singole unità del prodotto messe in commercio, mentre il diritto, in quanto tale, rimane. Spetta al titolare di un diritto di proprietà industriale stabilire liberamente “se” destinare al mercato ciascun bene protetto. Se la privativa si estendesse ad ogni fase della circolazione, il titolare potrebbe imporre limiti alla distribuzione ed utilizzazione dei beni legittimamente messi in commercio e qualsiasi avente causa che non rispettasse queste restrizioni, anche se inconsapevole della loro esistenza, risulterebbe un contraffattore. Tale situazione creerebbe forti incertezze nei traffici perché non si tutelerebbe l’affidamento dell’acquirente.

Il principio in esame, dunque, mira a contemperare la tutela di due distinti e, talvolta, contrapposti interessi, entrambi oggetto di protezione nel diritto comunitario:

- l'esclusività dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale

- la libera circolazione dei beni e dei servizi. [...]

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Impedimenti alla registrazione nel marchio di forma

Il marchio come segno distintivo deve consistere in un’entità percettibile, connessa al prodotto e capace di differenziarlo, ma allo stesso tempo estranea al prodotto stesso, ovvero separabile dal prodotto senza che la natura del prodotto venga alterata (c.d. principio dell’estraneità del marchio rispetto al prodotto). Se normalmente il marchio consiste in un elemento esterno al bene cui inerisce, esso può tuttavia ricavarsi anche dalla forma o dalla confezione del prodotto, c.d. marchi di forma o tridimensionali.

La forma del prodotto o la sua confezione può essere infatti registrata come marchio di forma, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 9 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

L’art. 7 c.p.i. dispone: "Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese".

L’art. 9 c.p.i., sui marchi di forma, aggiunge: “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto”.

Nell’ordinamento dell’Unione Europea, in maniera anologa, l’art. 4, del Regolamento (CE) 26 febbraio 2009, n. 207/2009, stabilisce: “Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”.

Mentre l’art. 7, paragrafo 1, lett. e), del Regolamento citato, nell’indicare gli impedimenti assoluti alla registrazione dei marchi, prevede l’esclusione dalla registrazione dei segni costituiti esclusivamente: i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto; ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto. [...]
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Invenzioni del lavoratore

L’invenzione industriale è una creazione intellettuale che si concretizza nella soluzione di un problema tecnico non ancora risolto, idonea ad avere realizzazione ed utilizzazione nel campo industriale e costituente un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni precedenti. Ai sensi dell'art. 45 del Codice della proprietà industriale, sono brevettabili le “invenzioni nuove, che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale”.

Dall’invenzione derivano:

  • il diritto morale di invenzione, inalienabile e imprescrittibile, che consiste nel diritto di chi ha realizzato l’invenzione ad esserne riconosciuto autore e che può esser fatto valere anche dopo la sua morte dai superstiti (art. 62 c.p.i.);
  • i diritti patrimoniali, alienabili e trasmissibili, che consistono nello sfruttamento economico esclusivo dell’invenzione a seguito della sua brevettazione (art. 63 c.p.i.). [...]

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Limiti all’utilizzo del nome nella ditta, denominazione o ragione sociale

L’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 30 del 2005, sancisce alcune ipotesi di uso lecito di un segno identico e simile ad un marchio altrui:

1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purchè l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:

a) del loro nome e indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

In particolare, nella lettera a), viene stabilito che i terzi possono fare uso nell’attività economica del loro nome o indirizzo identico o simile al marchio altrui che sia stato registrato, intendendosi per nome di una persona fisica il nome composto da prenome e cognome, o anche soltanto il cognome, o il solo prenome che abbia acquisito efficacia di identificazione di una certa persona. L’unico limite posto dalla norma è che “l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale”.

Nel diritto dell’Unione Europea, analoga disposizione è stabilita nell’art. 12 del Regolamento sul marchio comunitario:

Sempre che l’uso fatto del marchio comunitario sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo commerciale e industriale, il diritto conferito al titolare non gli consente di impedire ai terzi l’uso nel commercio:

a) del loro nome o indirizzo”. [...]

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Principio di unitarietà dei segni distintivi

Il principio di unitarietà dei segni distintivi è sancito dall’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 30 del 2005, in cui si stabilisce:

1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Tale principio mira ad evitare che nel pubblico possa sorgere confusione, a causa della identità e affinità, anche tra segni distintivi di tipo diverso. [...]

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Risarcimento del danno nel diritto industriale

Il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 dedica alla tutela giurisdizionale dei titoli della proprietà industriale uno specifico capo, il terzo (articoli da 117 a 146), ed in particolare disciplina il risarcimento del danno nell'art. 125. Grazie alle successive modifiche intervenute, risulta ora più facile bloccare la contraffazione di un marchio o di un brevetto. Prima della riforma dell’art. 125 c.p.i., la dottrina riteneva che il punto dolente della tutela della proprietà industriale fosse il risarcimento del danno, a causa sia della lunghezza dei processi, sia della scarso ammontare della misura del risarcimento stesso, che per lo più avveniva in maniera puramente simbolica. Con l’intervento di modifica del 2006, il legislatore ha cercato di porre rimedio predetti difetti, predisponendo una norma diretta ad offrire uno strumento fondamentale nella lotta alla contraffazione, sia per rendere effettiva la tutela per i titolari dei diritti di proprietà industriale, sia per costituire un serio deterrente per i potenziali contraffattori. [...]

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LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE


Diritto di inedito e diritto di pentimento

Nell’ambito dei diritti morali d’autore (ossia quei diritti che il legislatore conferisce all’autore di un’opera a tutela della sua personalità, per come essa si esprime in rapporto all’opera stessa), accanto al diritto di paternità e al diritto all’integrità dell’opera, la legge n. 633 del 22 aprile 1941 attribuisce all’autore di opere di ingegno di carattere creativo da essa protette (artt. 1 e 2) altri due diritti: 

- il “diritto di inedito”, il diritto di scegliere se, quando, dove e in che modo divulgare la propria opera al pubblico, come anche il diritto di scegliere di non divulgarla affatto, 

- il “diritto di pentimento o di ripudio”, il diritto di ritirare l’opera dal commercio. [...]

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Esaurimento del diritto d'autore

In materia di diritto d’autore, il principio di esaurimento è collegato al diritto di distribuzione dell’opera protetta, il quale ha per oggetto la distribuzione dell'originale di un opera e comprende il diritto esclusivo di introdurla in un territorio. Tale diritto si esaurisce nel momento in cui all'interno del territorio l'opera o il prodotto è stato messo in commercio dall'autore o da terzi con il consenso dell'autore.

Nell’ordinamento italiano il principio in esame trova la sua formulazione nell’art. 17, della legge sul diritto d'autore, in particolare nel comma 3 che così dispone:

1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell’originale dell’opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.

2. Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.

3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell’opera.

4. Ai fini dell’esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica.”. [...]

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Plagio e creatività

Il plagio si configura quando viene posta in essere una violazione del diritto morale alla paternità dell’opera.

L’art. 20, comma 1, della legge sul diritto d'autore dispone infatti:

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.”.

Il plagio si differenzia dalla contraffazione perchè quest’ultima ha luogo quando si verifica una riproduzione abusiva dell’opera tutelata senza, tuttavia, che sia tolta la paternità all’autore.

La particolarità della fattispecie in esame è costituita dal fatto che il plagio non si realizza nella pura e semplice copia dell’opera tutelata, ma trova riscontro nell’assenza di novità e di creatività. Il plagio consiste, infatti, in un’appropriazione ovvero riproduzione totale o parziale degli elementi creativi dell’opera altrui, con usurpazione della paternità.

Al riguardo, si ricorda che secondo l’art. 1 della L. n. 633 del 1941 “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.”. [...]

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Responsabilità degli Internet service provider

Gli Internet service provider (Isp) sono aziende che, operando nella società dell'informazione, forniscono liberamente servizi internet come servizi di connessione, trasmissione e memorizzazione dati, anche attraverso la messa a disposizione delle proprie apparecchiature per ospitare siti.Il provider o prestatore è un intermediario della comunicazione che stabilisce un collegamento tra chi intende comunicare un'informazione e i destinatari della medesima.

Con il D.Lgs. n. 70 del 9 aprile 2003, l’ordinamento italiano ha recepito la direttiva europea n. 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. [...]

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Valore artistico del disegno industriale

Il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, nel dare attuazione alla direttiva n. 98/71/CE del 13 ottobre 1998, relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, ha modificato l'art. 2 della legge sul diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n. 633), e aggiunto l'art. 12-ter, nonchè modificato l’art. 5 del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, nella parte in cui proibiva la tutela d'autore per i modelli e disegni ornamentali.

Nell'elenco, non tassativo, delle opere tutelate dal diritto d'autore, contenuto nell'art. 2, comma 1, della L. 22 aprile 1941, n. 633, è stato aggiunto il n. 10), che espressamente fa riferimento a "le opere del disegno industriale che presentino di per sè carattere creativo e valore artistico".

Contestualmente è stato soppresso al n. 4) del medesimo articolo il riferimento alle opere delle arti figurative applicate all'industria, che erano tutelate dal diritto d'autore solo se il loro valore artistico era scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale erano associate.

In corrispondenza al testo attuale della legge sul diritto d'autore, l'art. 44 del Codice proprietà industriale stabilisce che i diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli protetti per mezzo della L. n. 633 del 1941 "durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori". [...]

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