Tendenze e sviluppi

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Opposizione marchi

Tendenze e sviluppi

TENDENZE E SVILUPPI
I contributi della sezione - supervisionata dal Prof. Avv. Stefano Sandri - hanno lo scopo di informare e commentare, attraverso un'impostazione giuridica e interdisciplinare, i temi di attualità della P.I. in termini chiari ed esaurienti, riportando in nota riferimenti (dottrina pertinente) anche in forma di bibliografia, indicazione dei casi (giurisprudenza pertinente) e della normativa di riferimento.

 

MARCHI, MODELLI E DISEGNI

[11/2017] - Novità sul marchio UE: un approfondimento sulle modifiche procedurali (Serena Corbellini)

Una prima modifica attiene al momento in cui deve farsi rivendicazione di priorità. Ex art. 4 del Regolamento di esecuzione essa deve farsi insieme alla domanda, ma il richiedente dispone di un termine di tre mesi per indicare il numero del fascicolo della domanda anteriore ed esibirne una copia, mentre secondo il precedente regime la rivendicazione poteva essere fatta anche successivamente alla domanda [...]

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[10/2017] - La debolezza del marchio di rinomanza: il caso "Clinique" (Stefano Sandri)

I termini marchio notorio e marchio di rinomanza designano istituti diversi che attengono a situazioni profondamente diverse e che producono effetti giuridici sostanzialmente diversi.

Le ragioni di un dubbio: ho cominciato ad approfondire il problema della differenza tra il marchio notorio e il marchio di rinomanza quando mi sono reso conto nella mia esperienza ad Alicante sul marchio comunitario che non era soltanto una questione lessicale. La questione meritava di essere approfondita per le diverse implicazioni giuridiche che ne potevano scaturire, soprattutto nel nostro Paese. Già nel 2006 avevo cercato di chiarire i termini del problema e vi ero ritornato tre anni dopo, in occasione del leading case INTEL. [...]

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[10/2017] - Il marchio patronimico nel mondo vitivinicolo: marchio di fatto e marchio registrato, tutela, coesistenza e impedimenti alla registrazione (Duilio Cortassa)

Nel mondo del vino, non solo in Italia, è situazione piuttosto comune che famiglie con il medesimo patronimico siano impegnate nella coltivazione delle uve e nella produzione del vino in un’area spesso molto circoscritta. Spesso si tratta di residenti nello stesso comune, o in comuni limitrofi, dove molte famiglie portano il medesimo cognome. Pensiamo, in Piemonte, ai patronimici Abbona, Bersano, Borgogno, Conterno, Giacosa, Martini, Negro, Rinaldi; cantine diverse, magari confinanti, ma da sempre conosciute con il medesimo nome, per cui è essenziale differenziare l’etichetta in qualche modo. [...]

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[10/2017] - I marchi collettivi e i marchi di certificazione nella Riforma (Stefano Sandri)

Le finalità dichiarate del legislatore comunitario sono quelle dell'attualizzazione della disciplina del marchio, perseguita secondo il sistema del doppio binario, Regolamento e Direttiva. Il c.d. 'pacchetto' è tuttavia il risultato di un lungo negoziato tra la Commissione di Bruxelles e l'EUIPO di Alicante, e quindi risulta in un compromesso tra l'interesse dell'Ufficio ad acquisire competenze più estese, come nel caso dei marchi collettivi e i marchi di certificazione, e quello della Commissione a esercitare maggiori poteri di controllo, anche economici.

Le imprese, in ogni caso, potranno disporre di maggiori opzioni strategiche, mentre dal lato giuridico la sottoposizione di istituti della Proprietà Industriale, con natura e finalità proprie, sotto l'ombrello unico della disciplina del marchio, sollevano problemi di armonizzazione e criticità interpretative che dovranno trovare la loro risposta nel tempo attraverso lo sviluppo della giurisprudenza e della prassi. [...]

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[09/2017] - La Metafora nei marchi e design: io sto con Aristotele (Stefano Sandri)

Spiegherò cosa si intende per metafora, ma intanto, tutti ne abbiamo, più o meno, una idea abbastanza chiara per permettermi di dire che risulta estranea al mondo del diritto. La regola, la norma, nella sua astrattezza, mal si concilia a prima vista con la flessibilità, la creatività e la fantasia che il concetto di metafora intuitivamente suggerisce. Nell’immaginario collettivo, come qualcuno ha detto, si pensa per lo più alla metafora come a una di quelle espressioni linguistiche che si ritrovano nelle poesie, più che nei testi scientifici. [...]

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[07/2017] - Gli accordi di distribuzione in esclusiva di prodotti a marchio (Annalisa Spedicato)

Il contratto di distribuzione in esclusiva di prodotti a marchio (concessione di vendita) è un accordo mediante cui un’azienda che produce un determinato bene o che lo commercializza - concedente - concede ad un altro soggetto - concessionario o distributore - il diritto di distribuire il prodotto, solitamente assegnando anche l’esclusiva su un determinato territorio. [...]

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[07/2017] - Gli accordi di co-marketing (Annalisa Spedicato)

Si definisce co-marketing il processo mediante il quale due o più operatori, privati o pubblici, svolgono in partnership una serie d'iniziative di marketing (organizzate, programmate, controllate) al fine di raggiungere obiettivi di marketing (comuni o autonomi ma tra loro compatibili), attraverso la soddisfazione dei consumatori. (Cherubini 1999). [...]

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[05/2017] - La soggettivizzazione della divulgazione (Claudio Balboni)

Nel campo del design riveste un ruolo particolarmente importante la divulgazione. Si tratta di un evento al quale vengono parametrati sia il giudizio di novità che il giudizio sulla sussistenza del carattere individuale. Alla divulgazione è dedicato il Regolamento 6/2002 e lo speculare articolo 34 del Codice di Proprietà Industriale. [...]

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[04/2017] - Gli accordi di co-branding (Annalisa Spedicato)

Il co-branding è definito da Hillyer e Tiiko (1995) nel volume dedicato all’argomento, come un’alleanza tra due o più marche note che vengono presentate contestualmente al consumatore dando luogo ad una nuova offerta o ad un’offerta percepita come nuova o diversa dal consumatore, grazie al supporto e alla presenza di una seconda marca (marca invitata). [...]

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[03/2017] - L’interesse pubblico e la tutela del consumatore nel diritto penale (Concetta Pecora)

L’indagine sull’evoluzione della figura del trademark consumer e della sua mutata attitudine percettiva nei confronti del marchio non interessa unicamente il profilo relativo alla tutela civilistica dei segni distintivi ma deve necessariamente estendersi al profilo – non meno controverso – della tutela penale.

La giurisprudenza penale, in effetti, sembra particolarmente cauta e attenta nel limitare l’interpretazione della normativa vigente alle ipotesi della riproduzione delle forme e dei segni che contraddistinguono i prodotti, strettamente intesi.[...]

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[03/2017] - La registrazione internazionale di disegni e modelli: mantenere e acquisire una personalità nazionale (Vincenzo Melilli)

Negli anni si è osservata una crescita esponenziale dell'interesse generale riguardo la protezione dei disegni e modelli industriali (si veda la figura 1). I disegni e modelli, termini con cui in Europa in particolare non sono da intendersi strettamente i brevetti, hanno un ruolo cruciale nella protezione dell'aspetto esteriore dei prodotti. Il sistema dell'Aia è un accordo procedurale che regola l'acquisizione di diritti concernenti un disegno o modello/brevetti di disegno o modello in più paesi in un'unica fase che consiste in una domanda per un "pacchetto di diritti".[...]

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[03/2017] - Conoscere e riconoscere l’identità delle forme nella proprietà intellettuale (Stefano Sandri)

Il presente studio nasce dalla premessa che le forme con cui si esprimono le creazioni immateriali considerate nei titoli della Proprietà Intellettuale (marchi, brevetti, design, opere d’autore ed altri ancora) debbono essere, come fatti d’impresa,  riconoscibili  e riconosciute da parte del pubblico dei consumatori al quale sono destinate. Il riconoscimento delle forme non è peraltro possibile se queste non assumono una loro identità significante e siano quindi percepibili come tali.[...]

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[02/2017] - Il giudizio di validità dei marchi laudativi: tendenze e orientamenti della giurisprudenza (Concetta Pecora)

I c.d. marchi laudativi costituiscono una figura di esclusiva elaborazione giurisprudenziale, poiché non contemplati né dal Regolamento (CE) n. 207/2009, né dal D.Lgs n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale).

Sono così definibili quei marchi costituiti da espressioni dirette a ingenerare nel pubblico dei consumatori un’aspettativa positiva sul prodotto contrassegnato, attraverso l’utilizzo di formule evocative di qualità ed eccellenza, dirette a esercitare un potere attrattivo sul consumatore.

Occorre tuttavia distinguere l’occasionale effetto di gradevolezza, che la forma di un prodotto e il marchio che la accompagna possa presentare, con l’effettivo utilizzo da parte delle imprese del marchio come strumento di comunicazione e marketing. Come è stato infatti osservato ““il marchio traduce le leggi della comunicazione tra il parlante-impresa e il ricettore-consumatore in un’occasione di incontro, spesso dall’esito incerto, ma necessariamente costruito e finalizzato dalla prima in funzione di un risultato che possiamo anche qualificare in termini di consenso”. L’impresa, infatti, è innanzitutto interessata alla ripetizione degli atti d’acquisto dei suoi prodotti e questo sarà possibile nelle misura in cui il messaggio che il marchio trasmette sia ben accolto, susciti consenso, gradimento, provochi una reazione positiva (quella che l’autore citato ha chiamato: la teoria dell’incontro). [...]

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[11/2016] - Danni e costi legali nelle questioni della PI: tendenze recenti della giurisprudenza (Cesare Galli)

A seguito dell’applicazione della Direttiva Europea sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (2004/48/CE) del 2006, la legge Italiana ha stabilito una regola generale per il calcolo dei danni nelle materie della PI, inserita nell’articolo 125 del Codice di proprietà industriale. Questa regola si applica alla violazione di tutti i diritti di PI, ad eccezione dei diritti di autore, le cui regole sono inserite nell’articolo 158 della legge sui diritti d’autore, che si differenzia dall’articolo 125, ma è stata similmente interpretata.

Secondo l’articolo 158, il titolare dei diritti di PI violati può ricevere una somma corrispondente al più alto valore del profitto del violatore oppure della perdita dei profitti del titolare dei diritti. Il compenso per ulteriori danni, quali le spese sostenute in risposta alla violazione o danni alla reputazione, può essere incluso nella somma. Non è prevista alcuna limitazione ai danni stimati.

C’è stata in questo senso una significativa evoluzione; le Corti hanno progressivamente condiviso il punto di vista degli studiosi che interpretano queste regole come basate sul compenso per danni reali subiti dal titolare dei diritti, ma anche come effetto deterrente per successive attività contraffattorie. [...]

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[11/2016] - Il cog-nome come marchio. Quando gli elementi differenzianti possono permettere la registrazione di un marchio patronimico identico a quello già registrato (Annalisa Spedicato)

Le origini dell’uso patronimico come segno distintivo di un’attività economica, ovvero, l’utilizzo del proprio cog-nome per identificare la propria attività commerciale, si perde nella notte dei tempi. Probabilmente esso è stato una delle prime forme di marchio, impiegato, sin da epoche lontane, da artigiani e commercianti, per denominare botteghe, laboratori, sartorie, osterie, locande, ecc.

Si può dire che il marchio patronimico abbia accompagnato e ancora oggi accompagni la storia del settore artigianale, manifatturiero ed enogastronomico del nostro paese. Infatti, molte delle piccole botteghe di una volta, spesso diventate grandi imprese, hanno conservato il nome originario che un tempo apparteneva al fondatore. L’uso del marchio patronimico è tuttora attuale, molti imprenditori, infatti, preferiscono utilizzare il proprio cognome come marchio della propria impresa, anziché idearne uno da zero. [...]

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[10/2016] - Tutela del packaging dei prodotti tra segni distinvi, concorrenza sleale e disegni e modelli (Serena Corbellini)

Nell’ambito degli svariati mezzi che utilizza l’imprenditore per distinguersi sul mercato e più precisamente per consentire agli utenti (consumatori, distributori…) di riconoscerlo assumono un rilievo particolare in quanto tutelati dall’ordinamento in vari modi ditta, insegna, marchio, domain name, slogan, confezioni dei prodotti (packaging).

I. Importanza del packaging dei prodotti: confezioni ed etichette.

Alcune pronunce hanno evidenziato che le confezioni dei prodotti industriali svolgono un ruolo determinante sul mercato per la loro funzione attrattiva della clientela: il packaging dei prodotti «cade sotto l’immediata percezione dei consumatori ed esercita una cruciale funzione distintiva ed attrattiva…come indicatore di provenienza, ma anche come ‘vettore’ del messaggio positivo» di una determinata impresa. [...]

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[09/2016] - "Brexit" e mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale (Roberta Mongillo)

Il recente referendum Britannico in tema di “Brexit” e l’esito ormai noto dello stesso suscitano molteplici spunti di riflessione. Tra i tanti profili da considerare, non si può omettere di valutare quello concernente il mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale, nell’ambito della riflessione, più vasta, relativa all’incidenza sul mercato unico tout court.

La realizzazione di un mercato unico per la proprietà intellettuale appare fondamentale per il mercato unico europeo, nonché per raggiungere gli obiettivi chiave dell’agenda «Europa 2020», non soltanto quelli di carattere economico, ma anche quelli concernenti l’integrazione sociale. In un contesto dove non hanno più rilievo i confini geografici, sembra necessario tutelare adeguatamente gli interessi coinvolti su scala sovranazionale. In questa prospettiva appare basilare assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, come evidenziato nella Comunicazione della Commissione dal titolo “A Single Market for Intellectual Property Rights”. [...]

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[07/2016] - Tutela del personaggio di fantasia tra diritto d’autore e marchio (Raffaella Pellegrino)

Con la sentenza in esame il Tribunale di Bari si è pronunciato sulla tutela del personaggio di fantasia Betty Boop, caduto in pubblico dominio secondo la legge sul diritto d’autore, ma oggetto di diverse registrazioni come marchio d’impresa.

Il tema principale è quello del rapporto tra tutela autoriale ed industrialistica del personaggio di fantasia e delle condizioni per la valida registrazione di un marchio avente ad oggetto il nome o alcune rappresentazioni grafiche di un personaggio di pubblico dominio. [...]

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[07/2016] - Quale è il valore delle iscrizioni fatte dall’EUIPO nel diritto italiano? (Stefano Sandri)

La questione non è eccitante, ma rischia di diventare di attualità perché tutta la parte dedicata al registro delle iscrizioni e trascrizioni dei marchi UE è stata ampiamente ridefinita e modificata dalla recente Riforma. [...]

Dal quadro normativo delineato emerge in sintesi che l’iscrizione (noi diremmo: trascrizione) del trasferimento di proprietà dei marchi comunitari diversamente dal nostro diritto avrebbe natura costitutiva ed è sottoposto ad un esame formale di mera legittimità da parte dell’EUIPO (Art.17 RMC). I poteri di controllo e d’intervento dell’Ufficio sono estremamente limitati (art.31 RMUE). L’intervento diretto nel caso manifesto di inganno del pubblico (Art.17, co.4. RMUE) è stato del resto soppresso superando i dubbi riportati in nota, mentre la segnalazione di irregolarità alle parti (Direttive 3,7, Art.17, co.7, RMCE Regola 31, co. 6), rinvia la correzione di eventuali errori di diritto ai controlli di legittimità interni (art.58 e 130 RMUE) e per l’esame del merito al diritto nazionale applicabile (art.16, RMUE e Direttive) [...]

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[03/2016] - Keywords Advertising e marchi d’impresa. Come e quando è lecito utilizzare il marchio altrui nella pubblicità a pagamento sui motori di ricerca? (Annalisa Spedicato)

Essere visibili su internet oggi è fondamentale per le aziende. L’obiettivo principale è quello di entrare a far parte della classifica top della prima pagina che l’utente visualizza sul motore di ricerca, sia attraverso risultati naturali (cosiddetti organici, che dipendono da strategie e tecniche SEO) o mediante annunci a pagamento (ovvero, link sponsorizzati, mediante tecniche SEM). Il servizio di Google, AdWords, è il cuore della pubblicità a pagamento associata alla ricerca e ha anche sollevato importanti problemi riguardanti la protezione dei marchi.

Questo tipo di pubblicità consente all’inserzionista di acquistare determinate parole chiave o termini di ricerca che si attivano quando l’utente, digitando quelle parole chiave, effettua una ricerca sul motore di ricerca. Questa operazione consente quindi all’inserzionista di far apparire il proprio messaggio promozionale tra i link sponsorizzati, migliorando il posizionamento sulla rete internet dell’azienda o del prodotto/servizio cui il messaggio promozionale è associato.

Ad esempio, una ricerca per “scarpe da ginnastica” può portare l’utente a visualizzare annunci a pagamento specifici di rivenditori di scarpe da ginnastica on-line seguiti dai risultati di ricerca organici (non legati ad annunci sponsorizzati) relativi a quegli stessi termini.

Alla keywords advertising a pagamento si riferiscono quei risultati che appaiono accanto o sopra i risultati di ricerca in risposta alle condizioni (“parole chiave”) che un utente ha immesso nella barra di ricerca. [...]

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[02/2016] - La Cassazione introduce il concetto di “affinità funzionale” (Stefano Sandri)

La confondibilità tra i marchi presuppone, in particolare, la identità o somiglianza dei segni a confronto, insieme alla identità o somiglianza (affinità) tra i prodotti che i marchi contraddistinguono. Dunque, sia l’identità/somiglianza tra segni che l’identità/somiglianza tra prodotti sono gli elementi costitutivi del rischio di confusione.

Per queste ragioni, la definizione del concetto di affinità tra prodotti riveste evidentemente notevole rilevanza nel contesto giuridico del diritto di marchio e della concorrenza perché ad esso si parametra il problema della confondibilità tra i segni ed in ultima analisi della liceità dell’azione della impresa sul mercato che quei segni usa per prodotti che possono essere identici/affini, o meno.

I criteri di valutazione, importati ed estesi acriticamente nel nostro ordinamento dal contesto della concorrenza a quello del marchio, sembrano ormai cristallizzati nella “natura del prodotto, il bisogno che intende soddisfare e i suoi destinatari”, in termini equivalenti anche nel diritto comunitario, ma la loro insufficienza è sempre più palese, alla luce dell’evoluzione del diritto della proprietà industriale e dell’economia dei mercati. Ne consegue che il problema della confondibilità delle forme – in cui si articola la patologia della tutela del marchio – basata in questo caso sostanzialmente sulla dicotomia identità/affinità tra i prodotti, assume confini incerti e complessi come comprovato dall’evoluzione e variegata casistica rappresentata della giurisprudenza di merito in materia.

Le forme con cui si esprimono le creazioni immateriali considerate nei titoli della Proprietà industriale debbono essere, come fatti d’impresa,  riconoscibili  e riconosciute da parte del pubblico di riferimento al quale sono destinate. Nei limiti della presente analisi, il concetto di forma del prodotto viene assunto quindi nel contesto della sua rappresentatività espressiva per quanto di interesse del diritto di marchio. La manifestazione della forma che qui viene esaminata è quella prevalentemente percepita visivamente, anche se altre modalità percettive, come quelle sonore ed olfattive possono entrare in gioco.

La sentenza in commento approfondisce il tema specifico dell’affinità tra i prodotti, cercando di individuare soluzioni interpretative che permettano di uscire dalle astratte schematizzazioni, e merita pertanto attenzione, dando lo spunto a diverse considerazioni. [...]

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[01/2016] - “Pacchetto marchi” e registrabilità di segni olfattivi (Roberta Mongillo)

In vista del procedimento di revisione, a livello di titolo unico e sul piano dell’armonizzazione dei marchi degli Stati membri (c.d. “pacchetto marchi”, per una prima analisi cfr. questo articolo), si è registrata grande attesa sia per la semplificazione ed accelerazione della procedura di registrazione, tenuto conto dei requisiti dell’epoca elettronica, sia per la nuova definizione di ciò che può essere registrato come marchio, importante ai fini della certezza del diritto.

Attualmente, l’art. 4 del Regolamento 207/2009, che ha sostituito il Regolamento 94/40/CE, prevede che possono costituire marchi comunitari (dal 23 marzo 2016 “marchi dell’Unione”) tutti i segni suscettibili di essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Tale disposizione è in linea con quanto previsto dall’art. 2 della Direttiva 2008/95/CE, subentrata alla Direttiva 89/104/CE. [...]

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[01/2016] - Spunti di riflessione sul caso Nivea, Neve: la confondibilità concettuale tra marchi e il ruolo del consumatore “informato” (Rosanna Magliano)

Nivea, Clara, Blanca, Alba. Gli amanti di Isabel Alliende sono ben consapevoli che le donne protagoniste della Casa degli Spiriti hanno tutte nomi meravigliosamente evocativi del candore e della purezza della neve.

Tale consapevolezza è propria anche dei consumatori di cosmetici che, secondo il Tribunale di Milano, saprebbero che il marchio Nivea deriva dalla traduzione dell’aggettivo latino che significa “candida come neve”? E che quindi di fronte ad una crema riportante il marchio Neve potrebbero essere confusi e convinti di comprare Nivea? Non ne sono certissima.

Convinto è stato invece il Tribunale di Milano che, nella causa civile promossa dalle società BEIERSDORF AG e BEIERSDORF SPA, titolari del marchio Nivea, contro la NEVE COSMETICS SRL (sentenza n. 9103, del 28/07/2015) ha statuito che l’uso dei marchi Neve e Neve Makeup, considerata l’identità dei beni contraddistinti, costituisca una contraffazione dei marchi di titolarità dell’attrice e induca il consumatore in confusione circa la provenienza dei prodotti stessi. [...]

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[12/2015] - Vicende giuridiche de “Il Moro di Venezia”: decadenza del marchio e registrazione in malafede (Raffaella Pellegrino)

Con la sentenza che si annota il Tribunale di Bologna, nell’ambito di un’azione di nullità del marchio, si è pronunciato sulla decadenza per non uso quinquennale e sulla registrazione in malafede del marchio, chiarendo i requisiti per accertare la sussistenza di tali ipotesi.

Il caso di specie riguarda i marchi legati all’esperienza dell’imbarcazione denominata “Il Moro di Venezia”, con la quale nel 1992 l’imprenditore Raul Gardini, allora Presidente della Montedison, aveva partecipato alla competizione velica denominata “American’s Cup”, sostenendo ingenti investimenti.

Gli attori Associazione Culturale Europa Yatch Club, società Moro s.r.l. e Giovanni Benito Ballestrazzi hanno agito per far accertare la nullità per difetto di novità di una pluralità di marchi depositati nel 2005 dalle convenute Punta della Maestra e Oversease Property, aventi ad oggetto i nomi “Il Moro”, “Il Moro di Venezia”, nonché la testa stilizzata di un leone di fronte e di profilo.

Secondo la prospettazione attorea, i marchi delle convenute sarebbero nulli perché identici o simili ad un marchio figurativo-denominativo depositato nel 2002 dall’attore Giovanni Ballestrazzi, il quale aveva effettuato il deposito sotto l’egida della famiglia Gardini.

Le convenute si sono difese chiedendo, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare la decadenza per non uso ex art. 24 c.p.i. del marchio denominativo-figurativo depositato nel 2002, con conseguente validità dei propri marchi e nullità dei marchi depositati nel 2007 dall’attore Ballestrazzi. In via subordinata, le convenute hanno chiesto la convalidazione dei propri marchi ex art. 28 c.p.i. [...]

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[10/2015] - Contrassegno politico e marchio d'impresa tra tutela del nome e rischio di confondibilità (Rosanna Magliano)

In sede di competizioni elettorali un ruolo sempre più da protagonista viene attribuito alla capacità attrattiva esercitata da nomi e contrassegni di partiti politici che, solo attraverso essi, vengono individuati con immediatezza nell’ambito della comunità sociale: tale consapevolezza implica che i nomi e i simboli  siano unici ed inconfondibili rispetto a quelli di altri partiti e di altri soggetti giuridici che con esso non possano identificarsi.

Dottrina e giurisprudenza concordano nell’affermare che la scelta del simbolo o del marchio di un ente collettivo, come pure quella del nome, è, in linea di principio, libera.
 Pertanto, così come la denominazione di un ente collettivo può essere "in qualunque modo formata", anche il marchio, per gli enti a scopo di lucro, ed il simbolo, per le associazioni politiche, sono, come regola, a contenuto libero.

Poiché la normativa elettorale nulla prevede in punto di disciplina dell’utilizzo e tutela dei segni distintivi di partito, se non con specifiche finalità connesse alla presentazione delle candidature e delle liste elettorali, la scelta che si prospetta ai soggetti interessati di proteggere il nome di un partito politico può essere duplice in quanto costoro potrebbero, da un lato, tutelare il  nome dell’associazione politica ex art. 7  c.c., oppure, dall’altro, e in aggiunta alla prima possibilità, optare per la registrazione del nome e del simbolo come marchio ex art.8 c.p.i. [...]

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[10/2015] - Fakeonomics e brand protection management nella Repubblica Popolare Cinese (Valentina Gazzarri)

La crasi tra la parola “fake” e la parola “economics”, ha dato vita ad un simpatico termine per indicare l’industria del falso che interessa numerosi mercati mondiali: “fakeonomics”. Tuttavia, il fenomeno della contraffazione continua ad interessare principalmente la Repubblica Popolare Cinese e comporta uno sforzo di contrasto sempre maggiore da parte delle imprese straniere, comprese quelle italiane, i cui Brand Managers si trovano a dover attuare un’attività diversa ed ulteriore a quella di branding, ma ad essa strettamente correlata. Si tratta, più specificamente del Brand Protection Management.

Nonostante l’impegno di cui sopra, la fakeonomics in Cina acquista volumi sempre maggiori, principalmente a causa del passaggio da una contraffazione di tipo artigianale e localizzata ad una industriale ed organizzata che consente di riprodurre in brevissimo tempo i prodotti delle grandi firme. Oltre a poter contare su vere e proprie “navi officina” in cui sono presenti innovativi strumenti tecnologici di imitazione ed in cui viene internalizzata la fabbricazione dei capi evitando dazi all’importazione e garantendone una distribuzione sui mercati di sbocco praticamente immediata, anche la distribuzione di prodotti contraffatti può fare affidamento sulla facilitazione derivante dai nuovi canali commerciali virtuali quali i marketplaces (Taobao, Alibaba, etc.). [...]

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[10/2015] - Marchio di forma di un accendino: funzionalità, mancanza di carattere distintivo ed ambiguità dell'oggetto al momento del deposito (Marco Cavattoni)

La Prima Commissione di Ricorso UAMI, nella decisione N. R 924/2013-1 del 30 luglio 2015, ha statuito che il marchio comunitario N. 4 758 652, ovvero la forma dell'accendino cilindrico della Flamagas SA recante sul lato frontale la scritta "CLIPPER" e sul dorso una "pinna", è sia funzionale nelle proprie caratteristiche essenziali, sia priva di carattere distintivo sia "ambigua" per quanto concerne la rappresentazione grafica dello stesso marchio al momento del deposito.

Tale decisione segue la scia di alcune altre sentenze e decisioni che riguardano gli accendini, T-262/04 (Briquet à pierre) e T-263/04 (Briquet électronique) su tutte, e la Prima Commissione di Ricorso, fortunatamente, non si è limitata ad accogliere la domanda di nullità del marchio su un solo argomento ma ha sviluppato e accolto ben 3 argomentazioni. [...]

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[10/2015] - Marketing e marchi di posizione: come reagiscono i consumatori? (Annalisa Spedicato)

La recente pronuncia del Tribunale UE sul caso Adidas del 21 maggio 2015, ci offre lo spunto per discutere di un argomento attuale e molto interessante in fatto di marchi d’impresa, quello relativo ai marchi cosiddetti non convenzionali, con una particolare attenzione rivolta al marchio di posizione e alla sua capacità distintiva.

Il concetto di marchio di posizione è stato coniato in Europa dalla dottrina tedesca, che lo ha descritto come “un modo specifico di collocare un segno su un prodotto”, esso può essere di aiuto a proteggere quei segni che da soli non possono essere “difesi” come marchi. Così, se un segno non ha di per sé capacità distintiva, riprodurlo in maniera costante, in una parte specifica del prodotto o in una porzione dello stesso, può permettere a quel segno, dice la dottrina tedesca, di acquisire il carattere distintivo necessario per tutelarlo e registrarlo. Tuttavia, ottenere la registrazione, in ambito comunitario, di un marchio di posizione non è così facile come potrebbe sembrare e, nel seguito di questo approfondimento, vedremo il perché. [...]

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[10/2015] - Profili di interferenza tra marchi marchi collettivi e denominazioni di origine (Patrizio Dè Ferri)

Precipua finalità del presente contributo è quella di analizzare i più frequenti casi di interferenza intercorrenti tra la sfera normativa dei marchi, in particolare si tratta di marchi collettivi, e quella delle Denominazioni di Origine (di seguito, per semplicità, anche solo “DO”).

La necessità di questa indagine deriva da una serie di attività di assistenza legale svolte nel quadro sia di contenziosi, che di pura attività di consulenza in tema di marchi comunitari e non.

Dato il costante impulso di crescita che si registra nei settori agroalimentare e vinicolo a livello europeo, e la collegata necessità di tutela nell’export extra EU, sono numerose le domande di registrazione comunitaria di marchi commerciali e marchi collettivi per le quali è richiesta consulenza. Contestualmente viene ad allargarsi il portfolio di Denominazioni di Origine che l’Unione Europea concede, sia in campo alimentare che vinicolo.

Non sempre questi due binari corrono paralleli, pertanto il punto d’incontro può far nascere questioni interpretative di non facile risoluzione. [...]

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[10/2015] - Proteggere il proprio concetto di business attraverso la disciplina in tema di marchi: il Trade Dress (Chiara Tavagnacco)

Alla luce delle più recenti decisioni delle Corti statunitensi e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la protezione e tutela del “trade dress” sembra un tema caldo per il futuro diritto della proprietà intellettuale. In particolare, adottare un trade dress distintivo e suggestivo può istituire un potente vantaggio competitivo con riferimento ad un intero business e avere un peso determinante sul portafoglio IP di un’impresa.

Il trade dress include elementi quali il design o la configurazione di un prodotto, l'etichettatura o il packaging di un bene, l'arredo di un ambiente in cui sono offerti determinati servizi al pubblico finanche il modo in cui detti servizi sono offerti. Nel caso di negozi o ristoranti il trade dress è costituito dall’immagine commerciale complessiva - l’aspetto globale - che identifica una determinata fonte imprenditoriale e lo distingue dall'immagine trasmessa dai propri competitor grazie all'unicità e distintività derivante dalla combinazione dei diversi elementi che compongono l’ambiente in cui il consumatore finale compie le proprie scelte d’acquisto o fruisce dei servizi ivi offerti: colori, luci, suoni, odori, disposizione del mobilio, atteggiamento dei venditori. [...]

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INDICAZIONI GEOGRAFICHE

[05/2016] - L'interferenza tra i marchi e le I.G. Marchi e I.G. del mondo agroalimentare e vitivinicolo: strategie di difesa e nuove opportunità per valorizzare e difendere le eccellenze del Made in Italy (Cesare Galli)

Certamente l’Italia è in prima linea nella protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, che sono qualificate nel nostro ordinamento come veri e propri diritti di proprietà industriale, protette contro ogni uso di segni eguali o simili idoneo a determinare inganno del pubblico o agganciamento parassitario, con una norma che estende a tutti i settori le regole di tutela dettate a livello di Unione Europea nel solo campo agroalimentare.. [...]

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[05/2016] - La percezione dei consumatori nell’agroalimentare. Il concetto di "evocazione" nelle denominazioni geografiche (Stefano Sandri)

Il quadro giuridico è estremamente complesso, se non confuso. Questo si deve al concorso di almeno tre circostanze. Innanzitutto, il settore è interessato da uno scenario culturale, sociologico e economico da cui non è dato prescindere e che nell’articolazione delle localizations è fortemente condizionato dalle azioni politiche. In secondo luogo, è evidente una sovrapposizione di diverse fonti normative, quelle comunitarie e nazionali in particolare, e dalla tendenza ad una segmentazione settoriale, attraverso le convenzioni bi-multi laterali.

Infine, manca qualsiasi armonizzazione delle norme e delle regole di tutela da parte degli ordinamenti degli Stati nazionali, in cui prevalgono interessi protezionistici.

E’ una situazione, a dir poco, irrazionale nella visione moderna della Proprietà intellettuale, in cui ogni titolo e diritto fatalmente interagisce con gli altri nella rete economica in cui viviamo. [...]

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[10/2015] - Profili di interferenza tra marchi marchi collettivi e denominazioni di origine (Patrizio Dè Ferri)

Precipua finalità del presente contributo è quella di analizzare i più frequenti casi di interferenza intercorrenti tra la sfera normativa dei marchi, in particolare si tratta di marchi collettivi, e quella delle Denominazioni di Origine (di seguito, per semplicità, anche solo “DO”).
 

La necessità di questa indagine deriva da una serie di attività di assistenza legale svolte nel quadro sia di contenziosi, che di pura attività di consulenza in tema di marchi comunitari e non.

Dato il costante impulso di crescita che si registra nei settori agroalimentare e vinicolo a livello europeo, e la collegata necessità di tutela nell’export extra EU, sono numerose le domande di registrazione comunitaria di marchi commerciali e marchi collettivi per le quali è richiesta consulenza. Contestualmente viene ad allargarsi il portfolio di Denominazioni di Origine che l’Unione Europea concede, sia in campo alimentare che vinicolo.

Non sempre questi due binari corrono paralleli, pertanto il punto d’incontro può far nascere questioni interpretative di non facile risoluzione. [...]

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BREVETTI, VARIETA' VEGETALI

[07/2017] - La comunione in materia di Proprietà Intellettuale, con specifico riferimento alla contitolarità brevettuale (Patrizio Dè Ferri)

La comunione in campo brevettuale, nel quadro di una attività imprenditoriale anch’essa frazionata tra più soggetti, può portare, quasi sempre in un momento successivo alla divisione delle quote, a problematiche non agilmente risolvibili.

Nel seguito, oltre a fornire una rapida panoramica delle situazioni di comunione per le principali tipologie di titoli di Proprietà Intellettuale, che sia "forzata", o per scelta delle parti, si affronteranno alcune delle cruciali tematiche che un accordo di contitolarità di brevetto dovrebbe regolare, al fine di derogare alle norme del codice civile sulla comunione, nonché per evitare che i contitolari si trovino obbligati da accordi che, non rispecchiando appieno i loro rapporti, non consentano loro di operare liberamente e/o secondo le proprie aspettative. [...]

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[11/2015] - Appunti in tema di brevettabilità del software (Alberto Contini)

Come noto, l’art. 52 CBE stabilisce che “non sono considerate invenzioni…i programmi di computer…soltanto nella misura in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concernono …(il programma di computer) in quanto tale”. Analogamente, l’art. 45 CPI stabilisce che “non sono considerate invenzioni…i programmi per elaboratore”, precisando poi che tale limite alla brevettabilità è circoscritto “nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne…programmi…considerati in quanto tali”.

Già dal dettato normativo, quindi, risulta evidente come il divieto di brevettazione per i programmi software non sia assoluto, potendosi infatti invocare la tutela brevettuale anche con riferimento ad invenzioni di software, ove il brevetto non rivendichi il software in sé considerato (ossia le singole stringhe di codice…), quanto piuttosto (come vedremo meglio in seguito) l’effetto tecnico e il contributo alla soluzione del problema tecnico ottenuta (anche) grazie all’esecuzione del software.

In questo senso, si è infatti affermato che vi sarebbero due possibili “categorie di invenzioni di software: le invenzioni nelle quali il programma produce un effetto tecnico interno al computer o ad altri elementi del sistema di elaborazione e le invenzioni nelle quali il programma gestisce, tramite il computer, un apparato o un procedimento esterno al computer” (così, Vanzetti-Di Cataldo). [...]

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[10/2015] - La valutazione antitrust dei pools di brevetto tra efficienza economica e rischi anticoncorrenziali (Concetta Pecora)

Nella dialettica, da sempre complessa, tra diritti di proprietà industriale e concorrenza, il c.d. pool di brevetto è l’emblema di come la dicotomia – sempre più erosa - tra diritti di privativa e equilibrio concorrenziale possa talvolta trovare la sua composizione nel ricorso a strumenti negoziali in grado di tradurre il diritto di esclusiva in una efficace leva concorrenziale.

Se è vero, difatti, che uno dei principali ostacoli all’attività inventiva e al progresso tecnologico risiede nella esistenza di situazioni monopolistiche, in cui lo ius excludendi garantito dalla privativa industriale inibisce l’accesso da parte di terzi all’input tutelato, è altrettanto vero che l’impatto anticoncorrenziale derivante dalla concessione di diritti di esclusiva può essere talvolta efficacemente mitigato.

In particolare, il ricorso a nuovi schemi negoziali, prevalentemente basati sulla cooperazione tecnologica tra le imprese detentrici dei titoli di IP, assume rilevanza particolare alla luce delle profonde trasformazioni che hanno segnato l’evolversi del processo innovativo, specialmente nel settore dell’high-tech.

L’affermarsi di modelli di sviluppo tecnologico a carattere incrementale, ossia basati sull’utilizzo di una molteplicità di inputs, unitamente alla crescente proliferazione dei diritti di privativa, ha difatti contribuito ad amplificare le preoccupazioni anticoncorrenziali, specialmente sotto il profilo del potenziale rallentamento della evoluzione tecnologica.

Più segnatamente, la prospettiva di doversi munire di una pluralità di licenze brevettuali – frequentemente detenute da soggetti diversi – e di dover sopportare il costo delle royalties per ogni singola risorsa necessaria allo sviluppo del prodotto, rischia di costituire un forte disincentivo all’attività inventiva, con un conseguente effetto di arresto della innovazione tecnologica.

In questo contesto, gli accordi di patent pooling si sono rivelati un valido strumento di semplificazione del processo negoziativo, utile a snellire l’iter di acquisizione delle licenze e dunque a incoraggiare l’attività creativa. [...]

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DITTE, INSEGNE E NOMI A DOMINIO


[10/2017] - Le procedure di riassegnazione dei domini.eu e la gestione da parte della WIPO (Guido Maffei)

Nell’ambito delle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio desta molto interesse la scelta di EURid, organizzazione senza fini di lucro che gestisce i domini di primo livello .eu, di includere WIPO quale gestore delle procedure per la contestazione delle registrazioni abusive e speculative dei nomi a dominio .eu a partire dal 1° giugno 2017 [...]

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[02/2017] - La procedura di riassegnazione dei nomi a dominio; il problema dei domain generici (Guido Maffei)

Le procedure di riassegnazione nascono intorno all’inizio del secolo e traggono origine dal “Final Report” di WIPO del 30 aprile 1999, nell’ambito del quale erano suggeriti ad ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) i passi da intraprendere per combattere il cybersquatting.

Nel periodo da maggio a settembre 1999 sono stati elaborati e approvati da ICANN i documenti necessari ad implementare il nuovo strumento per la risoluzione delle dispute sui nomi a dominio e finalmente il 24 ottobre 1999 sono entrate in vigore le Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy con le relative Regole. [...]

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[06/2016] - La riassegnazione del nome a dominio, il caso A.S. Roma (Guido Maffei)

Negli ultimi mesi l’Associazione Sportiva Roma, per il tramite del proprio studio legale di fiducia, ha riconsiderato la tematica dell’impiego del proprio marchio “AS ROMA” (nelle sue varie e note declinazioni) su internet. Tale attività rappresenta un’interessante novità per l’Associazione Sportiva Roma che, in effetti, non solo fino al 2011 non era titolare del sito <asroma.com>, lasciato per molto tempo nelle mani di un ente australiano, ma che, inoltre, ha sempre tollerato una certa commistione tra fonti di informazioni di tipo istituzionale e trasmissioni condotte da personaggi più o meno folkloristici ben noti agli appassionati di calcio romani. [...]

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[05/2016] - Ditte altrui utilizzate come nomi a dominio e nella pubblicità online (Annalisa Spedicato)

Sempre più spesso accade che artigiani, piccoli imprenditori o commercianti che operano da anni in un determinato territorio con la propria attività, decidano di entrare nel mondo di Internet, ma quando si accingono a registrare il nome a dominio coincidente con il nome della propria ditta, lo trovano occupato, perché già acquistato da altri e/o impiegato per promuovere prodotti/servizi su siti altrui. Cosa fare in questi casi?

E’ legittimo richiedere la riassegnazione del nome a dominio e/o l’inibitoria all’uso del nome della propria ditta nella pubblicità su Internet? [...]

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DIRITTO D'AUTORE


[11/2017] - Contratto di testimonial e violazione dell’esclusiva sulla cessione dei diritti di immagine: il caso "Triumph c. Marrone e Brown" (Concetta Pecora)

Con sentenza n. 8722/17, pubblicata il 16/08/2017, il Tribunale di Milano - Sez. specializzata in materia di impresa - si è pronunciato sul controverso tema dell’inadempimento degli obblighi discendenti dal contratto di testimonial, fornendo, oltre ad una innovativa e rigorosa lettura interpretativa del vincolo di esclusiva gravante sul testimonial, un’interessante occasione di approfondimento di tale complessa figura negoziale. [...]
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[11/2017] - Alcune riflessioni su diritto d’autore e fotografia (Roberta Mongillo)

Vi è chi ritiene che la tutela della fotografia, sotto il profilo della proprietà intellettuale, possa essere considerata una questione ormai risolta. Le pronunce giurisprudenziali che si susseguono sul tema, tuttavia, non sembrano confortare questa tesi. Al contrario, le diverse soluzioni alle quali spesso si addiviene in casi analoghi e le motivazioni utilizzate per supportarle rendono opportuna qualche riflessione, alla luce dell’esigenza di garantire la certezza del diritto. [...]
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[10/2017] - La tutela del software: prima vendita, licenze di «seconda mano», download ed esaurimento del diritto (Maria Alessandra Monanni)

L’introduzione nel mercato tecnologico delle cosiddette «creazioni utili», quali il software e la banca dati, ha sviluppato un forte interesse della dottrina e della giurisprudenza in relazione alla loro tutela e collocazione giuridica. Infatti, le tematiche che si sono imposte in seguito all’interpretazione della sentenza del 3 luglio 2012 (causa-128/11), intorno soprattutto al fondamentale principio di esaurimento del diritto, hanno caratterizzato il passaggio da una modalità analogica di distribuzione delle opere dell’ingegno ad una modalità digitale. [...]
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[10/2017] - Identificazione dei ruoli autoriali dell'opera filmica e scelte dei legislatori: brevi note di confronto tra il sistema italiano e quello francese (Vincenzo Iaia - Daniela Caterino)

Il cinema, "frutto speciale concepito dall’unione della Macchina e del Sentimento", in cui la componente artistica è inestricabilmente compenetrata in quella industriale, ha conquistato un posto invidiabile nel Pantheon delle arti sino ad un punto che sarebbe ormai superfluo nominare le altre sei che, un tempo, l’hanno preceduta.

Questa forma d’arte rappresenta ora più che mai il primo media globale, prodotto e produttore di sogni, consumato su scala industriale e generatore di profitti sostanziali; un media che si è rivelato essere un formidabile vettore di modelli culturali e sociali. [...]
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[09/2017] - Emilio Isgrò vs. Roger Waters: luci e ombre sulla tutela autorale delle nuove forme espressive (Flavia Guerrieri)


È del 24 luglio 2017 la decisione del Tribunale di Milano a conferma del provvedimento del 15 giugno 2017 che, per iniziativa dei legali di Emilio Isgrò, concedeva l’inibitoria alla commercializzazione, alla diffusione e alla distribuzione dell’involucro, della copertina e del libretto illustrativo nonché delle etichette dell’opera discografica di Roger Waters denominata Is this the life we really want?. Per il giudice non vi sono dubbi: l’album, così come commercializzato, è contraffazione dell’opera di Isgrò Cancellatura del 1964, la quale gode della protezione del diritto d’autore per la originalità della sua forma espressiva. Ad una prima lettura della sentenza ci si imbatte in argomenti, invero, meritevoli di specifica riflessione ed approfondimento. [...]
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[09/2017] - Le diverse vesti degli hosting provider nella giurisprudenza italiana: il caso RTI/Break Media (Marta Simoni)


Le aule dei tribunali italiani continuano ad affrontare cause fra titolari di diritti lesi online e internet service provider, in particolare hosting provider. Da ultimo, con la pronuncia del 29 aprile 2017, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado nella causa avviata da Reti Televisive Italiane S.p.A. contro l'hosting provider americano Break Media, ovvero il gestore di una piattaforma online di condivisione video. Con tale sentenza Break Media è stata ritenuta responsabile degli illeciti commessi da utenti che avevano condiviso, senza il dovuto consenso, video tutelati dal diritto d'autore, rendendoli disponibili sulla piattaforma online della società americana. [...]
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[09/2017] - Nuove frontiere per il finanziamento dell'opera cinematografica: le licenze libere e la combinazione vincente del film: "Il Cosmonauta" (Vincenzo Iaia - Daniela Caterino)

L’impetuoso tsunami digitale ha colpito anche il mondo del cinema. Come ha affermato di recente la Direttrice dell’autorità indipendente francese per la protezione dei dati personali (CNIL) Isabelle Falque-Pierrotin "Siamo entrati nella "datificazione" del mondo, tutte le nostre attività si traducono in dei flussi di dati. [...]

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[06/2017] - La nuova "Legge Cinema". I suoi incentivi e contributi (Paola Carmela D'Amato)

L’Italia e il cinema, un binomio imprescindibile prima che l’identità industriale del nostro Paese perdesse il suo carattere originario. L’azienda cinematografica ha, senza dubbio, assorbito, più di altri settori, la acclarata depressione industriale degli ultimi anni, sancita, nel caso di specie, non già da una scarsa capacità artistica ma piuttosto da un inadeguato sostentamento ai processi industriali utili ad elaborare e trasformare la materia prima e, successivamente, a favorirne la diffusione. [...]
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[05/2017] - Il diritto di riproduzione delle opere d’arte e le nuove frontiere della digitalizzazione (Flavia Guerrieri)

Nel suo scritto “L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica” Walter Benjamin si faceva portavoce, talora malinconico talora polemico, di un cambiamento epocale nel modo di percepire l’arte: l’avvento del cinema e della fotografia rendevano le opere accessibili alle masse, e trasformavano il modo di vivere e di rapportarsi con l’opera.
L’autore si interrogava sul cambiamento che stava subendo, per effetto di questo processo l’opera stessa, originariamente contornata dall’aurea vibrante dell’atto creativo, e che si avviava ad una metamorfosi nel momento in cui diventava replicabile e/o riproducibile. In altre parole, per avvicinarsi alla libera fruizione delle masse, l’opera acquisiva i caratteri di un ordinario bene di consumo. [...]
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[05/2017] - Fair Use: criteri di valutazione (Alberto Maria Gallotti)

Nel 2016, per la realizzazione di un episodio documentaristico della serie ARTISTS IN LOVE realizzato da BALLANDI MULTIMEDIA s.r.l., è stato necessario richiedere l’autorizzazione di materiale coperto da privativa (copyright), e/o riservatezza (privacy). Lo scopo documentaristico, ovverosia non di fiction ai fini solo di intrattenimento, bensì di divulgazione della cultura, fa sì che nelle giurisdizioni anglosassoni sia applicabile la c.d. FAIR USE DOCTRINE, nata poco dopo il 1790 dall’istituzione del US Copyright Act, che permetteva la duplicazione non autorizzata di materiale suscettibile di tutela di copyright laddove lo scopo fosse didattico divulgativo. [...]
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[01/2017] - Opere dell’architettura e prova del contributo creativo di ciascun coautore (Raffaella Pellegrino)

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. II, 28/09/2016, n. 19220) si è pronunciata sul tema della paternità dei progetti e delle opere dell’architettura, frutto del lavoro intellettuale e della collaborazione di più soggetti, con particolare attenzione all’onere delle prova della qualità di coautore. [...]

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[07/2016] - La responsabilità del provider in due recenti sentenze del Tribunale di Roma (Eleonora Rosati)

Nella prima metà del 2016 il Tribunale di Roma – IX sezione civile – ha emesso due interessanti sentenze in tema di responsabilità del provider (più specificamente: hosting) ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 70/2000 tramite il quale il legislatore italiano ha trasposto l’articolo 14 della Direttiva 2000/31/CE (Direttiva E-commerce) dell’ordinamento del nostro Paese.

L’articolo 16 del Decreto Legislativo 70/2003 (‘Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni – Hosting’) prevede che: [...]

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[06/2016] - La tutela del diritto d’autore per la creazione di ricette culinarie (Paola Carmela D'Amato)

È possibile tutelare le ricette culinarie? Si tratta di una domanda tutt’altro che oziosa, alla luce dell’importanza che il settore food ha assunto nell’economia nazionale.

Della questione si è occupata, almeno in parte, una decisione giurisprudenziale - la sentenza del Tribunale di Milano n. 9763/2013 – dalla quale conviene prendere le mosse, al fine di analizzare la fattispecie.

I giudici meneghini si sono, infatti, pronunciati in senso favorevole alla possibilità che anche una ricetta culinaria possa rientrare nel novero delle opere tutelate dalla legge del diritto d’autore. Questo assunto, però, merita di essere filtrato attraverso la verifica dell’esistenza di importanti presupposti: come la sentenza in parola ritiene, infatti, la tutela autorale può rinvenirsi esclusivamente nella forma espressiva delle ricette. Pertanto, la ricetta, rectius la sua forma espressiva, ai fini di una tutela, deve assumere le caratteristiche di un elaborato creativo. [...]

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[06/2016] - Il diritto di parternità dell'opera dell'ingegno (Serena Corbellini)

Per un autore è della massima importanza associare il proprio nome a quello della sua creazione, in quanto in essa si esprime una parte della sua personalità. Il diritto di paternità dell’opera è infatti la più significativa espressione dei poteri a difesa della personalità dell’autore: evidenzia il legame di genesi creativa che unisce l’autore alla sua opera e, secondo un’autorevole dottrina, costituisce una specificazione del generale diritto del soggetto a vedersi riconosciuta la paternità delle proprie azioni.

Questo diritto, riconosciuto all’autore di un’opera creativa (ex art. 2575 c.c. e dell’art. 1 legge autore) dagli artt. 20 e 21 l.a. e 2577 co. 2 c.c. tutela sia l’interesse privato dell’autore ad essere riconosciuto come tale e a veder così crescere il proprio «prestigio scientifico», che un interesse della collettività ad evitare ogni forma di inganno nell’attribuzione della paternità intellettuale, «quale condizione principale per la difesa della cultura e della verità dell’informazione». [...]

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[04/2016] - Idea ed espressione nel diritto d’autore: dal caso “Baker v. Selden” alla recente sentenza sul “Metodo Terzi” (Roberta Mongillo)

1. – In riferimento alla distinzione tra idea ed espressione creativa della stessa, nella dottrina spagnola  viene narrato un significativo aneddoto relativo a Billy Wilder, «virtuoso y polifacético director de cine y guionista de la industria hollywoodiense», che era solito tenere un piccolo quaderno per appuntare le idee che gli venivano in mente durante la notte.

Ebbene, «una noche ocurriò lo que sospechaba y entre sueño y sueño, Wilder tuvo una visión de la que podrìa ser una gran escena inicial para su próxima cinta», così la appuntò sul quaderno. Ma quando il giorno dopo lo guardò, «decubrió la brillante sencillez de su nueva idea: “Boy meets Girl”». Sebbene un’idea possa essere il principio di una grande opera, questo aneddoto induce a riflettere sul tema della non tutelabilità dell’idea ispiratrice in quanto tale. In questo caso, l’inopportunità di garantire un diritto assoluto all’ideatore, precludendo agli altri la possibilità di utilizzazione, emerge con evidenza in ragione del carattere eccessivamente generico e astratto dell’ispirazione. Una privativa al riguardo risulterebbe senz’altro in contrasto con la libera utilizzabilità delle idee e, dunque, con lo sviluppo della cultura. Ma anche se Billy Wilder avesse avuto un’idea particolare, nuova ed originale, avrebbe potuto godere di tutela soltanto una sua compiuta elaborazione in chiave personale. Il diritto d’autore, infatti, riguarda la forma creativa assunta dall’idea, non il contenuto in sé. [...]

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[03/2016] - La tutela autorale e il “valore artistico” delle opere del disegno industriale (Raffella Pellegrino)

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha fatto il punto della situazione sulla tutela di diritto d’autore delle opere del disegno industriale, ai sensi dell’art. 2, n. 10, della legge sul diritto d’autore, e sui criteri per accertare in concreto i requisiti di protezione. Oggetto del contendere sono articoli di arredo urbano e, in particolare, una linea di pensiline, di cui si invoca la tutela autorale, in ragione del loro (presunto) carattere creativo ed innovativo.

Al termine del procedimento la Suprema Corte ha confermato quanto già accertato dalla Corte di Appello di Venezia, ossia la mancanza del requisito della valore artistico poiché la sola esposizione in una fiera a carattere commerciale non era di per sé sufficiente al riconoscimento di tale requisito. L’iter argomentativo della Cassazione rappresenta una sintesi dei criteri per accertare in concreto la sussistenza del requisito del valore artistico. [...]

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[02/2016] - La parodia del marchio altrui: il fair use applicato ai segni distintivi (Concetta Pecora)

Tra le molteplici declinazioni che la creatività può assumere, la parodia rappresenta senza dubbio una delle modalità espressive maggiormente affascinanti e controverse, in primo luogo per lo stravolgimento concettuale che realizza e che ne costituisce il nucleo creativo.

La parodia è difatti storicamente definita come quella peculiare forma espressiva consistente nella evocazione di una precedente opera, mediante il ribaltamento dei suoi contenuti concettuali, realizzato per fini burleschi o comici.

Come recentemente chiarito dalla CGCE nella sentenza n. C-201/13 del 3 settembre 2014, gli elementi identificativi dell’opera parodistica sono da individuare nella evocazione di un’opera preesistente - dalla quale si differenzi tuttavia in modo percettibile - nonché dal possesso di una finalità tipicamente canzonatoria o umoristica.

Più segnatamente, per quanto attiene alla relazione con l’opera precedente, si segnala che, se da un lato tale connessione appare necessaria ai fini della realizzazione dell’effetto parodistico – non potendo altrimenti l’effetto di rovesciamento concettuale realizzarsi – dall’altro, detta correlazione non implica un rapporto di dipendenza dall’opera parodiata.

Al contrario, è proprio tale effetto di stravolgimento contenutistico a sancire l’autonomia della parodia e a dotarla di quel gradiente minimo di creatività al quale è necessariamente subordinata la proteggibilità dell’espressione creativa.

Al riguardo, è fondamentale evidenziare come la giurisprudenza e la dottrina prevalente siano ormai concordi nel qualificare la parodia non come rielaborazione di un’opera altrui ex art. 4 LDA, bensì come opera autonoma, caratterizzata da una propria portata concettuale, risultato di un processo creativo che ha nell’”opera sorgente” solo il suo punto di partenza.

In altre parole, il ribaltamento concettuale realizzato dalla parodia elide il vincolo di discendenza creativa con l’opera sottostante, facendo sì che la stessa si configuri come opera originale e originaria, “tutelata direttamente dal diritto d’autore, in quanto dotata di una originalità e individualità proprie”.

Ne discende che, qualificandosi la parodia come creazione dotata di una propria, autonoma identità, la stessa può essere lecitamente realizzata senza la necessità di munirsi preventivamente del consenso dell’autore dell’opera parodiata e senza obbligo di citazione di quest’ultima. [...]

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[12/2015] - Eccezioni e limitazioni al diritto d’autore e Internet: riflessioni su un tema di attualità (Ilaria Gargiulo)

L’avvento di internet e della tecnologia digitale, ed il loro incessante e repentino sviluppo, hanno reso davvero ardua una classificazione esatta di tutte le circostanze in cui una riproduzione non autorizzata di un’opera dell’ingegno non costituisce una violazione del diritto d’autore del titolare della stessaCiò rappresenta una eccezione al diritto d’autore.

Allo stesso tempo, una maggiore chiarezza sul tema è necessaria per permettere al mercato del diritto d’autore di funzionare al meglio. Proprio la necessità di coordinare le esigenze che storicamente hanno portato alla creazione delle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore con le molteplici nuove forme legate alla creazione, trasmissione e utilizzo dell’informazione e della creatività in generale ha reso tale tematica una sorta di “osservato speciale” da parte non solo delle istituzioni europee e nazionali e degli operatori di settore, ma anche dei cittadini e in particolare degli utenti internet.

Il diritto d’autore è assoggettato a limiti in quasi tutti i Paesi così come lo sono tutti i diritti soggettivi - specialmente quelli esclusivi – e questi limiti sono costituiti dalle “utilizzazioni libere” che ne delimitano la portata. Tale delimitazione non costituisce un’eccezione ma anzi, trova fondamento nella generale necessità di tutelare due interessi contrapposti: quello individuale e quello sociale o, più precisamente, quello dell’autore e quello della collettività. [...]

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[11/2015] - La tutela dell’allestimento degli esercizi commerciali nella giurisprudenza comunitaria e nazionale (Stefano Sandri)

Le osservazioni che seguono traggono lo spunto dalla recente sentenza del Tribunale di Milano nel caso KIKO/WJCON, sentenza n.11416, depositata il 13 ottobre 2015, che merita attenzione per i diversi aspetti innovativi che presenta.

Il caso ha riguardato la tutelabilità dell’allestimento dello spazio di vendita rivendicata dalla KIKO nei confronti della concorrente WJCON nella commercializzazione di cosmetici. Il Tribunale ha concluso affermativamente accogliendo la domanda sotto il profilo delle norme del D.A. (art.2,5) e della concorrenza sleale parassitaria (art. 2598, 3, C.c.), con le conseguenti sanzioni inibitorie e risarcitorie, per un ammontare inusuale nelle nostre Corti (oltre 700, 000 euro). (Per la presentazione della sentenza si veda qui).

L’allestimento degli spazi di vendita è stato già oggetto anche dell’anteriore sentenza interpretativa della Corte di giustizia nel caso APPLE (C- 421/13, del 10 luglio 2014) che ne ha affermato in linea di principio la tutelabilità, ma sotto il diverso profilo del marchio di forma (art. 4, RMC). [...]

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PROFILI FISCALI DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

[10/2017] - Il problematico recupero delle imposte non dovute sui redditi delle società estere - il caso delle royalties (Donato Vocca)

I pagamenti trans-nazionali di royalties, com’è noto, possono essere soggetti ad un prelievo fiscale, generalmente tramite ritenuta, nel Paese ove è stabilità la società debitrice, colei che corrisponde la royalty in relazione all’utilizzo di beni immateriali ovvero di conoscenze. A puro scopo introduttivo, e quindi sacrificando i dettagli a beneficio di una lettura generale, si nota che ove il Paese di origine del pagamento sia l’Italia, il prelievo fiscale sulla royalty corrisposta al percipiente straniero trova la sua fonte normativa domestica nell’art. 23 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. TUIR). [...]

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[03/2017] - Sulla inclusione del marchio registrato e del marchio di fatto nel Patent Box (Flavia Guerrieri)

Il Patent Box è un regime agevolativo di matrice internazionale, ideato e promosso in sede OCSE nell’ambito del Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) al fine di incentivare da un lato  l’innovazione nelle piccole, medie e grandi imprese (tramite la creazione e la valorizzazione dei beni immateriali, impiegati nell’ambito delle attività caratteristiche delle imprese degli Stati Membri), dall’altro per stimolare l’armonizzazione dei regimi fiscali nazionali, onde evitare pericolosi meccanismi di delocalizzazione delle risorse immateriali verso i Paesi a fiscalità meno severa. [...]

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[12/2016] - Gli effetti del cd. Decreto Bilanci sul trattamento contabile e fiscale dei costi di ricerca e sviluppo: possibili scenari (Donato Vocca e Alessandra Marinoni)

Il decreto legislativo n. 139 del 2015 (d’ora in avanti “Decreto Bilanci”) ha dato attuazione alla Direttiva europea 2013/34/UE, modificando – in alcuni casi in maniera significativa – le norme del codice civile che disciplinano la struttura del bilancio e i relativi principi di redazione, gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, i criteri di valutazione delle voci di bilancio e le informazioni da riportare nella nota integrativa. La pervasiva riforma in oggetto interessa i bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016. [...]

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[09/2016] - Credito R&S e Patent Box: agevolazioni a confronto (Donato Vocca e Alessandra Marinoni)

Dal punto di vista delle agevolazioni tributarie, il 2015 si potrebbe definire un anno “a sostegno della proprietà intellettuale”; due infatti sono le manovre introdotte dal legislatore fiscale con la Legge di Stabilità 2015 a favore dei soggetti che investono nell’innovazione e in attività di ricerca e sviluppo, le quali possono in alcuni casi sfociare nella realizzazione di beni intangibili quali ad esempio marchi o brevetti: il cd. regime “Patent Box” ed il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e di sviluppo (d’ora in avanti “credito R&S”).

Dette agevolazioni mostrano l’evidente e spiccata attenzione del legislatore nei confronti degli investimenti ad alto valore aggiunto effettuati dai contribuenti, e sono state introdotte nell’ordinamento tributario italiano principalmente per ragioni di politica economica quali la volontà di favorire la competitività del nostro Paese all’interno dell’Unione Europea. [...]

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[05/2016] - Analisi di alcuni recenti chiarimenti sul Patent Box (Donato Vocca e Alessandra Marinoni)

Dal punto di vista degli adempimenti a carico del contribuente, è noto che l’opzione per il Patent Box si può accompagnare ad una istanza di ruling, che in alcune situazioni è obbligatoria mentre in altre è facoltativa o addirittura preclusa, atta ad identificare analiticamente i beni immateriali per i quali si è optato per il regime ed eventuali vincoli di complementarietà tra di essi, a fornire la chiara descrizione delle attività di R&S ad essi relative e, soprattutto, ad illustrare in maniera dettagliata i metodi di calcolo del quantum agevolabile.

Le suddette informazioni di dettaglio possono essere fornite separatamente, in tutto o in parte, entro un termine che ordinariamente è di 120 giorni dalla presentazione dell’istanza. Molto opportunamente, per permettere ai contribuenti che hanno optato per il regime Patent Box anteriormente all’emanazione dei chiarimenti ministeriali di avere a disposizione il tempo necessario per predisporre la documentazione integrativa in linea con essi, il provvedimento n. 43572 dell’Agenzia delle Entrate datato 23 marzo 2016 ha ampliato il suddetto termine di 120 giorni a 150 giorni, esclusivamente per le istanze di ruling presentate fino al 31 marzo 2016. Pertanto, un contribuente che abbia presentato istanza di ruling il 31 dicembre 2015 avrà tempo fino alla data del 30 maggio 2016 (il 29 maggio, infatti, cade di domenica), in luogo del termine originariamente previsto al 28 aprile 2016. [...]

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[02/2016] - Il punto sul Patent Box (Donato Vocca e Alessandra Marinoni)

L’espressione “Patent Box” indica un regime fiscale agevolativo consistente nella (parziale) detassazione – ai fini sia IRES che IRAP –  dei redditi derivanti dallo sfruttamento economico di particolari beni immateriali. Il regime, originariamente introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, è stato integrato dalla Legge di Stabilità 2016[2] e le relative disposizioni attuative sono state fornite con il Decreto 30 luglio 2015 (d’ora in avanti “decreto attuativo”) adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le ragioni che hanno spinto il legislatore ad introdurre in Italia il Patent Box sono squisitamente di politica economica e sono volte ad incentivare la collocazione (o anche la ri-collocazione) e il mantenimento in Italia dei beni immateriali. Per la verità, la scelta legislativa si giustifica anche in risposta alla concorrenza di alcuni Stati membri dell’UE (quali Belgio, Francia, Spagna ed altri) che hanno già introdotto regimi fiscali similari che potrebbero ivi catalizzare gli investimenti dei gruppi multinazionali a presenza diffusa. [...]

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CONCORRENZA, ANTITRUST E PUBBLICITA'


[10/2015] - Ufficio marketing e ufficio legale. Diverse partenze, diversi obiettivi (Annalisa Spedicato)

Spesso accade che prima di assumere una decisione finale in azienda, anche ufficio marketing e ufficio legale si ritrovino a confronto, confronti che possono sfociare talvolta in discussioni, date le diverse prospettive di partenza, i differenti obiettivi aziendali e talora i diversi background formativi cui sono abituati i soggetti che rivestono le due funzioni.

Le questioni principali, oggetto di tali confronti, possono riguardare valutazioni relative ad esempio a determinate clausole di un contratto di sponsorizzazione, piuttosto che una cessione di marchio, la privacy del consumatore o meglio ancora la comunicazione d’impresa.

Volendo porre l’attenzione su quest’ultimo argomento in particolare, partiamo col dire che generalmente un ufficio marketing e comunicazione può essere costituito, oltre che da analisti, da creativi, fotografi, designer, copywriter e pubblicitari, il cui compito è quello di individuare e mettere a punto la giusta strategia di comunicazione promozionale per indurre il consumatore all’acquisto e a optare per quel determinato prodotto o brand, preferendolo ad un altro, attraverso l’enfatizzazione dei messaggi da comunicare.

A dominare, in questo ufficio, pertanto è il pensiero creativo, con i suoi sogni, le illusioni, le emozioni, la meraviglia, il ricordo, il cosiddetto “fissare nella mente”, i significati nascosti, l’ambiguità, il simbolismo, i messaggi subliminali. [...]

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